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La tutela del design in Cina

Significative modifiche al sistema brevettuale sono state introdotte in Cina con la riforma entrata in vigore il 1 ottobre 2009.

Il settore dell’industrial design convoglia un numero sempre crescente di domande di modelli che, nel triennio 2007-2009, hanno addirittura sopravanzato le richieste per brevetti per invenzione industriale.
Nel 2008 le domande di protezione per modelli industriali in Cina sono state circa 312.000; nel 2009 sono giunte a quota 350.000 (i depositi comunitari effettuati di fronte all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno UAMI sono stati circa 470.000 nell’intero periodo compreso tra il 2003 e il 2009).

Definizione di modello o disegno industriale

Secondo l’art. 2 paragrafo 4 della legge brevetti si considera disegno o modello la forma, il motivo ornamentale o la combinazione di entrambi, nonché la combinazione dei colori con la forma e/o con il motivo ornamentale di un prodotto, il cui effetto sia esteticamente gradevole e abbia una applicazione industriale.

Si tratta di una definizione analoga (non uguale e con alcune significative differenze) a quella esistente nel nostro ordinamento e, più in generale nell’ordinamento comunitario. Spiccano, in particolare, il concetto di gradevolezza estetica ed il riferimento alla applicazione industriale.

Inoltre occorre sottolineare che, mentre nell’ordinamento italiano e comunitario i requisiti di validità del modello e i criteri di individuazione della contraffazione sono parametrati alla figura del c.d. utilizzatore informato, i Tribunali cinesi si riferiscono al consumatore medio, senza ulteriori e particolari qualificazioni. Ad esempio, nella controversia Fiat - Great Wall per la contraffazione della Panda ad opera della vettura denominata “Peri”:

  • il Tribunale di Torino, nel valutare la contraffazione, si è riferito al c.d. utilizzatore informato per individuare il soggetto sul quale calibrare il giudizio relativo al rischio di confusione 
  •  il Tribunale di Pechino, con sentenza del 5 gennaio 2010, ha ritenuto sufficiente riferirsi al consumatore medio, escludendo la ricorrenza dell’illecito contraffatorio (che invece era stato individuato dalle decisioni torinesi).

Registrazione del modello o disegno

  • Il sistema cinese è strutturato come un sistema con esame di validità. Ciò significa che esistono commissioni appositamente create all’interno del SIPO (Ufficio statale della Proprietà Industriale) che esaminano le richieste di protezione e valutano se ricorrano o meno i requisiti di validità per ottenere il titolo brevettuale
  • Un sistema con esame garantisce un titolo più forte poiché è rafforzata la presunzione di validità comunque connessa alla privativa concessa
  • La recente riforma alla legge brevetti ha introdotto il concetto di “novità mondiale” (per valutare se un certo modello industriale sia effettivamente nuovo, non è sufficiente tenere in considerazione lo stato dell’arte dei prodotti già divulgati in Cina)
  • In mancanza di residenza o uffici operativi in Cina, la domanda per ottenere la protezione di un modello industriale deve essere necessariamente proposta con l’ausilio di un Consulente in Proprietà Industriale (i funzionari cinesi, peraltro, utilizzano ancora poco la lingua inglese)
  • Una volta inoltrata la domanda di modello industriale al SIPO viene svolto un esame preliminare; se l’esito è positivo, viene emesso il certificato di brevetto e il contestuale avviso al pubblico
  • La validità del modello registrato decorre dalla data dell’avviso al pubblico, per un periodo di protezione pari a 10 anni
  • Nel dossier che occorre preparare per ottenere la protezione, rivestono importanza fondamentale le fotografie e i disegni che devono essere, a pena di nullità della domanda, chiare e presentare diverse viste della forma che si vuole proteggere (dall’alto; laterale destra; frontale; laterale sinistra; posteriore; dal basso). Se si vuole ottenere la protezione del colore, è richiesto il deposito di immagini a colori
  • Occorre fornire alcune informazioni relative al prodotto: nome del prodotto al quale si riferisce il modello; utilizzo al quale il prodotto è destinato; caratteristiche principali del modello o disegno.

La domanda di modello è limitata a un singolo disegno, salvo che si tratti di modelli simili oppure venduti o usati insieme come un “set di prodotti” (per esempio, teiera e tazzine; poltroncine e tavolino, con il limite di non più di 10 modelli o disegni simili, comunque compresi nella stessa classe merceologica.

Costi

  • La tassa per presentare la domanda di modello è pari a 500 CNY (55 € c.a.)
  • Il costo di registrazione, di stampa e i bolli sono pari a 205 CNY (25 € c.a.)
  • Le tasse annuali, per l’intero periodo decennale di protezione brevettuale non superano i 5.000 CNY (600 € c.a.).

A questi costi occorre poi aggiungere quelli dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Conclusioni

La realizzazione di un sistema di concessione dei titoli brevettuali a seguito di esame deve rappresentare un motivo di estrema attenzione. In una realtà fortemente nazionalista, poter disporre di un titolo brevettuale concesso dalle Autorità Amministrative di quello Stato può rappresentare un vantaggio competitivo enorme, ulteriormente amplificato, in danno di concorrenti che provengono dall’estero, se il titolare è un operatore economico locale. E’ chiaro, infatti, che il modello o il brevetto concesso a seguito di un esame di validità acquisirà significativa importanza di fronte alle Autorità amministrative e giudiziarie deputate a contrastare la contraffazione.

Da ciò deriva non solo l’esigenza di sviluppare una strategia di depositi dei modelli di industrial design a livello nazionale nella Repubblica Popolare Cinese, ma anche un’attenta e specifica politica di monitoraggio dei depositi che in quella nazione sono effettuati dalle imprese locali, così da comprendere e valutare i rischi che la fabbricazione o l’immissione in commercio di determinati prodotti potrebbero implicare.
In quest’ottica non si deve sottovalutare il rischio di un utilizzo strumentale della privativa brevettuale da parte di soggetti già presenti sul mercato i quali, facendosi forti dell’ottenimento del titolo, mirino ad escludere i concorrenti dal mercato.

Avv. Massimiliano Patrini


Paese: Cina