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Cina: novità per i brevetti dal 1° ottobre 2009

La materia brevettuale è stata regolata dal Legislatore cinese con la legge del 1984, poi modificata nell'agosto 2000. Il 27 dicembre 2008 è stata approvata la nuova disciplina che entrerà in vigore il 1 ottobre 2009.

La Patent Law del 2000

Rispetto alla legge del 1984, la novella del 2000 ha introdotto un controllo giudiziario a cui sono sottoposte tutte le procedure amministrative per l'esame, la registrazione e la revoca del brevetto. Il sistema brevettuale, così come avviene per il marchio, è retto dal principio first to file per cui non importa chi abbia inventato per primo bensì chi sia stato più sollecito a presentare la domanda di registrazione.

Oggetto del brevetto sono le invenzioni, i modelli di utilità nonché il design, che devono presentare:

  • il requisito della novità che è soddisfatto quando al momento della domanda non sia stata divulgata in Cina o all'estero «tramite pubblicazione o utilizzata pubblicamente» un'identica invenzione né sia stata in precedenza sottoposta alle autorità cinesi una domanda per un'invenzione o modello di utilità simile
  • il requisito dell'originalità che varia a seconda dell'oggetto (per i modelli di utilità, è sufficiente che la creazione abbia elementi tali da apparire un progresso nella tecnica rispetto al momento della presentazione della domanda; per le invenzioni è invece richiesto che l'originalità sia evidente e manifesti quindi un progresso notevole rispetto al precedente stato della tecnica).

L'autorità competente ad esaminare e rilasciare i brevetti è la SIPO (State International Property Office) mentre la Patent Commission for Reexamination è l'organo deputato a decidere i ricorsi proposti contro i provvedimenti di rigetto delle domande di registrazione di un brevetto.

Il titolare del diritto di brevetto (patentee) ha la facoltà di sfruttare in via esclusiva l'invenzione o la creazione, nonché trasferire il proprio diritto a terzi o autorizzare terze persone all'uso dell'invenzione/creazione. Esistono casi previsti dalla legge in cui la concessione della licenza è obbligatoria (es. in presenza di un'emergenza nazionale…).

Il brevetto ha durata di 20 anni per le invenzioni e 10 anni per i modelli di utilità e design; il termine decorre dalla data di presentazione della domanda. Il diritto può tuttavia estinguersi prima della scadenze del termine anzidetto qualora il titolare rinunzi al proprio diritto, oppure non versi la tassa annuale. Il semplice ritardo nel pagamento della tassa non comporta la caducazione del diritto bensì la semplice irrogazione di una pena pecuniaria.

Così come avviene per i marchi, anche in tema di brevetti il soggetto interessato può alternativamente utilizzare la tutela amministrativa o quella giudiziaria.

Le novità introdotte dalla Legge del 28 dicembre 2008

Il motivo che ha ispirato la novella del 2008 è l'adeguamento alle convenzioni internazionali a cui ha aderito la Cina e, in particolare, l'Accordo sugli Aspetti della Proprietà Intellettuale inerenti al Commercio (TRIPs) del 2001.

In base alla legge del 2000 la domanda di brevetto per un'invenzione realizzata in Cina doveva essere prima depositata in Cina e poi estesa all'estero. La legge del 2008 ha abrogato questo requisito, stabilendo che sia sufficiente la previa autorizzazione del SIPO (fatta eccezione per i brevetti di design per i quali non occorre neppure la suddetta autorizzazione).

La Legge Brevetti attualmente in vigore prevede il criterio della novità relativa secondo cui una tecnologia non è considerata nuova se viene divulgata fuori dalla Cina anche attraverso una pubblicazione.
La novella del 2008 invece stabilisce che sia idonea a privare del carattere di novità la divulgazione che avvenga attraverso "ogni mezzo" quindi non solo una pubblicazione bensì anche il semplice uso (questo criterio è noto come novità assoluta per distinguerlo dalla novità relativa che caratterizza la Legge Brevetti attualmente in vigore).

La nuova legge consente a due o più modelli per lo stesso prodotto di essere presentati come richiesta per un modello unico; conseguentemente il titolare del brevetto potrà godere di una protezione più ampia.

Per quanto attiene il trasferimento del brevetto la nuova legge richiede una autorizzazione amministrativa nel caso il cui il target del trasferimento sia un soggetto estero. Questa previsione si pone in contrasto con la normativa sul trasferimento di tecnologia, secondo la quale solo le tecnologie "riservate" sono soggette ad approvazione amministrativa mentre per le altre è sufficiente la registrazione.

La legge del 2008 stabilisce che il trasferimento di un brevetto o di un diritto correlato ad una parte straniera debba conformarsi alle leggi e regolamenti applicabili: le normative attualmente applicabili sono le Regulations concerning the transfer of technology nonché la PRC Law of Guarding Secrets).

In base alla legge in vigore, quando un contenzioso relativo alla violazione di un brevetto oggetto di un modello di utilità viene indirizzato all'autorità brevettuale competente è possibile che tale autorità richieda al titolare di sottoscrivere un search report emesso dal SIPO (State Intellectual Property Office). In base alla novella del 2008 il search report viene sostituito dall'evaluation report che contiene analisi e valutazioni espresse dal SIPO.
L'evaluation report potrà essere direttamente utilizzato come prova qualora la controversia dovesse essere radicata di fronte ad un organo giurisdizionale.

La nuova normativa prevede i seguenti metodi di calcolo del risarcimento conseguente alla violazione del patent right:

  • le perdite sofferte dal titolare della privativa
  • i guadagni illeciti conseguiti dal contraffattore
  • se il danno provocato fosse di difficile determinazione, il calcolo della somma dovuta potrà essere effettuato valutando le royalty del brevetto.

Si segnala infine la procedura di acquisizione che la Legge Brevetti attualmente in vigore non prevede.
La novella stabilisce che il titolare di un brevetto possa chiedere alla Corte l’autorizzazione di una prova prima di radicare il giudizio; la Corte potrebbe anche chiedere al titolare/istante di depositare una cauzione per tale richiesta.
Nel caso in cui la cauzione venga versata, la Corte nelle successive 48 ore deve decidere se accogliere o meno la richiesta presentata dal titolare della privativa.

Complessivamente le modifiche apportate dal Legislatore cinese ribadiscono la tendenza delle autorità ad assumere un atteggiamento di intransigenza rispetto alle violazioni dei diritti inerenti la proprietà intellettuale. La Cina è infatti la terza potenza mondiale per quello che concerne il deposito di brevetti: la novella del 2008 intende incoraggiare l'innovazione e consolidare la competitività del Paese a livello internazionale.

Giampaolo Naronte


Paese: Cina