Il sito per le imprese che operano con l’estero

USA: la disciplina del marchio

A livello internazionale è in atto un tentativo di definire norme comuni e procedure di registrazione simili nei diversi Paesi. Il regime vigente negli Stati Uniti presenta però alcune peculiarità...

Le fonti normative

I marchi sono disciplinati da normative statali e federali.

A) Il diritto comune statale
Negli Stati Uniti un marchio attribuisce al suo titolare il diritto esclusivo di uso solo se viene effettivamente utilizzato nel commercio. La legge considera infatti un marchio non utilizzato come non esistente e quindi non meritevole di tutela e di protezione.
Alle origini, il diritto comune ("common law"), così come era stato elaborato dagli statuti dei diversi Stati della Confederazione, rappresentava la principale fonte di protezione dei marchi. I diritti del titolare erano limitati, però, all'area geografica nella quale il marchio veniva utilizzato.
Dal momento che, ai sensi del diritto comune, non è richiesto alcun obbligo di registrazione per utilizzare un marchio, può essere piuttosto difficile scoprire chi ne sia l'effettivo titolare. La legge prescrive tuttavia che, prima di poter usare un marchio, siano compiute tutte le opportune ricerche volte ad individuare l'eventuale titolare.

B) Il diritto federale
Verso la fine del 1800, il Congresso emanò la prima legge federale sui marchi. Da allora, la normativa federale ha via via sottratto al diritto comune gran parte della sua competenza in materia di marchi.
La legge federale più importante è il Lanham Act, entrata in vigore nel 1946 e successivamente modificata nel 1996.
Attualmente, le norme federali costituiscono la fonte principale e, senza dubbio, la più estesa nella tutela dei marchi negli Stati Uniti, sebbene siano tuttora in vigore anche normative locali, che variano da Stato a Stato.
Con l'introduzione della suddetta normativa a livello federale è, pertanto, possibile registrare il marchio federale USA, avente validità in tutti gli Stati degli USA.

La capacità distintiva

Negli Stati Uniti, un marchio, affinché possa essere considerato tale, deve possedere i seguenti requisiti: novità, liceità e capacità distintiva.

Per stabilire se un marchio presenti o meno il carattere "distintivo", i tribunali americani raggruppano i marchi in quattro distinte categorie, a seconda della relazione che li lega al prodotto o al servizio al quale vengono associati:

  • marchi arbitrari o di fantasia
  • marchi suggestivi
  • marchi descrittivi
  • marchi generici.

Per ciascuna categoria la legge prevede un grado di protezione e requisiti diversi tra loro.

Un marchio arbitrario o di fantasia è un marchio che non ha alcuna relazione "logica" con il prodotto o servizio in relazione al quale viene utilizzato.
I marchi arbitrari o di fantasia sono dotati della maggiore capacità distintiva e godono di ampia tutela da parte della legge.

Un marchio suggestivo è un marchio che fornisce qualche indicazione sul tipo, sulla natura o sulle qualità del prodotto o del servizio che intende distinguere, ma non lo fa in maniera evidente, come avviene, invece, per i marchi descrittivi. La parola "Coppertone", ad esempio, evoca, in lingua inglese, l'idea della abbronzatura, ma non descrive in maniera specifica il prodotto al quale è associata. Occorre, infatti, un qualche sforzo di immaginazione per associare quella parola al suo prodotto.
Anche i marchi suggestivi sono dotati di elevata capacità distintiva e pertanto godono di ampia tutela da parte della legge.

Un marchio descrittivo è un marchio che in qualche modo descrive il prodotto, la sua composizione o le sue caratteristiche (il colore, l'odore, le dimensioni o la funzione del prodotto). Ad esempio, "Holiday Inn", e "Vision Center" descrivono tutti alcuni aspetti del prodotto o del servizio al quale si accompagnano (rispettivamente camere d'albergo e servizi ottici). Sono, pertanto, marchi che ci dicono qualcosa del prodotto per il quale vengono usati.
I marchi descrittivi non sono sufficientemente distintivi e ricevono protezione dalla legge solo dopo essere stati usati per un certo periodo di tempo: quando, cioè, abbiano dimostrato di aver perso la loro primaria funzione descrittiva ed il pubblico dei consumatori sia ormai in grado di associare quel nome ad un particolare produttore, invece che ad un semplice tipo di prodotto.
La legge statunitense presume che un marchio descrittivo divenga distintivo dopo essere stato usato consecutivamente per cinque anni. E' possibile, tuttavia, dimostrare che un termine descrittivo ha raggiunto lo stato di marchio anche prima di cinque anni, provando, ad esempio, che sono stati fatti notevoli investimenti pubblicitari, fornendo i dati relativi al volume delle vendite effettuate, o ancora producendo i risultati di sondaggi di mercato.

Infine, un marchio generico è un marchio che si limita a descrivere la categoria alla quale appartiene il prodotto che intende distinguere.
Termini generici non possono essere registrati come marchi, né a livello statale, né federale. Di conseguenza, un produttore che intenda vendere computers utilizzando il marchio "Computer" non avrà alcun diritto esclusivo di utilizzare quel nome in relazione a quei prodotti.
In alcuni casi può accadere che termini, originariamente non considerati generici, lo siano diventati nel corso degli anni. Un classico esempio è costituito dal termine "escalator", che in origine era considerato un marchio ma che, successivamente, è divenuto di uso comune per indicare le scale mobili.

Il deposito

La ricerca di anteriorità

Per evitare il rischio di investire inutilmente in un marchio ed essere poi costretti a sospenderne l'uso è necessario verificare che:

  • il marchio non sia già stato registrato a livello federale o a livello statale
  • il marchio, pur non essendo stato registrato, sia già utilizzato da qualcun altro (i common law trademarks sono quei diritti che si acquisiscono automaticamente in conseguenza del semplice uso di un marchio e non della registrazione presso i competenti uffici statali e/o federali).

La ricerca preventiva non deve quindi limitarsi a verificare le richieste di registrazione pendenti, abbandonate o scadute, ma anche che quel marchio non sia già in uso.

Per facilitare tali ricerche sono stati predisposti appositi database, contenenti un elenco di prodotti suddivisi per categorie, che possono essere consultati liberamente, in aggiunta ai periodici di settore, alle pubblicazioni, alle registrazioni di nomi di dominio su Internet e agli elenchi telefonici.
Sebbene anche la ricerca più approfondita non possa garantire il completo raggiungimento dell'obiettivo, l'esperienza ha dimostrato che, nella stragrande maggioranza dei casi, utilizzando correttamente i database si riesce a stabilire con notevole successo la disponibilità o meno del marchio prescelto.

Una volta esclusa l'esistenza di marchi potenzialmente in conflitto con il proprio, si potrà procedere all'uso effettivo del marchio per il commercio del proprio prodotto.

La titolarità del diritto

Negli Stati Uniti esistono due soli modi per acquisire il diritto di usare un determinato marchio:

  • essere i primi ad usare quel marchio sul mercato, o
  • essere i primi a registrarlo presso le competenti autorità statali e/o federali.

Usare per primi un marchio, significa essere i primi a vendere sul mercato un prodotto contraddistinto da quel marchio. Il diritto di utilizzare un marchio è, tuttavia, limitato all'area geografica nella quale il prodotto associato a quel marchio viene effettivamente venduto ed, eventualmente, alla zona limitrofa nella quale ci si attende ragionevolmente di vendere quel prodotto in futuro.

A differenza di quanto avviene per i common law trademarks, ai quali la legge riconosce protezione per il semplice fatto di essere stati usati, i marchi registrati sono caratterizzati dall'ulteriore elemento della "pubblicità", che, tra gli altri vantaggi, consente al titolare di dimostrare in giudizio, con una certa facilità, la priorità temporale del proprio marchio e la sua estensione territoriale, evitando così che terzi possano utilizzare marchi simili o uguali.

La registrazione statale

La registrazione statale è certamente il primo passo verso la formalizzazione di un marchio. Si tratta, ovviamente, di una registrazione che ha valore soltanto nello Stato o negli Stati in cui avviene, con tutte le difficoltà derivanti dalla diversità delle leggi vigenti in ciascuno Stato della Confederazione americana e dalle non infrequenti diverse interpretazioni provenienti dalle varie corti statali.
In linea di massima, la registrazione statale è consigliabile:

  • nei casi in cui un imprenditore americano non abbia interesse a dimostrare un uso del proprio marchio che vada al di fuori dei confini di un determinato Stato
  • quando un imprenditore non statunitense intende importare e vendere i propri prodotti soltanto in uno Stato determinato.

I costi della registrazione statale sono sostanzialmente inferiori a quelli normalmente richiesti per ottenere una registrazione federale e i tempi sono decisamente più rapidi.

Una registrazione statale può essere, perciò, una valida protezione, anche supplementare, contro i rischi derivanti, ad esempio, da una distribuzione limitata a pochi Stati degli USA.
Non è, invece, consigliabile a chi intenda dedicarsi al commercio interstatale: i diritti di cui gode, infatti, il titolare di un marchio registrato presso le autorità federali prevalgono, in linea di massima, su quelli di colui che si è limitato ad una registrazione statale.

La registrazione federale

Per rafforzare la protezione già riconosciuta dalla common law a tutti i marchi, registrati e non, il Congresso degli Stati Uniti ha creato un sistema di registrazione che viene gestito, a livello federale, dall'Ufficio Marchi e Brevetti di Washigton, United States Patent and Trademark Office ('USPTO').

Tale registrazione conferisce al titolare del marchio così registrato una serie considerevole di vantaggi ad un costo ragionevole.
I diritti conseguenti ad una registrazione federale sono dotati di un valore che si estende a tutto il territorio degli Stati Uniti, indipendentemente dall'area geografica nella quale il marchio viene effettivamente utilizzato.
Ulteriori vantaggi legati alla registrazione federale sono:

  • facoltà per il suo titolare di agire, in caso di violazione del marchio, sia davanti alle corti federali che a quelle statali
  • possibilità di recuperare i guadagni, i danni e i costi sopportati in conseguenza della violazione del proprio marchio, nonché, in alcune circostanze, di ottenere fino a tre volte il valore dei danni effettivamente subiti
  • possibilità di ottenere il rimborso delle spese legali nelle cause per violazione del marchio
  • presunzione di validità del marchio registrato
  • presunzione di legittimità del titolare del marchio registrato, con il conseguente diritto esclusivo di usare quel marchio nelle proprie attività commerciali
  • presunzione di originalità del marchio registrato, che si ritiene tale da non creare confusione con altri marchi registrati
  • diritto di indicare sul prodotto il simbolo "R" oppure la didascalia "Registered, U.S. Patent and Trademark Office" o, ancora, l'abbreviazione "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.", per sottolineare che il marchio è stato registrato presso l'USPTO e scoraggiare, così, eventuali tentativi di contraffazione
  • possibilità di chiedere la registrazione del marchio presso altri Paesi, facendo fede sulla registrazione federale
  • possibilità di impedire l'importazione di prodotti contraffatti, depositando il proprio marchio presso le autorità doganali statunitensi (US Customs Service), che saranno, così, in grado di sequestrare le merci prima che facciano il loro ingresso sul mercato USA.

Stefano Linares


Paese: USA