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Garanzie e pagamenti per il know how

Autore: Costa Claudio
Nella negoziazione del contratto di know-how sono particolarmente importanti il contenuto delle garanzie prestate dal licenziante e i diversi tipi di pagamento normalmente utilizzati.

Il contenuto delle garanzie prestate dal licenziante differisce sensibilmente nelle diverse situazioni. In generale, possiamo distinguere due tipi di garanzie.

Garanzie relative ai risultati che devono essere conseguiti dal licenziatario. La concessione di questo tipo di garanzie, come è naturale, non è generalmente consigliabile dal punto di vista del licenziante. Infatti, se il licenziante può ragionevolmente confidare di essere in grado di insegnare al licenziatario come applicare il know-how alla fabbricazione di un prodotto o a un procedimento produttivo, non può essere sicuro che il licenziatario sia in grado di imparare nella misura necessaria per conseguire i risultati garantiti.

Garanzie relative ai mezzi che deve prestare il licenziante per eseguire il contratto. In questo caso, il licenziante cerca di limitare il proprio impegno alla comunicazione delle informazioni definite nel contratto, senza assumersi responsabilità in merito ai risultati della loro applicazione pratica da parte del licenziatario. Inoltre, dal punto di vista del licenziante, può essere consigliabile escludere ogni garanzia in caso di un'eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, conseguente alla fabbricazione e vendita dei prodotti licenziati. Infatti, il licenziante, anche dopo un'accurata ricerca relativa all'esistenza di privative di terzi, non potrà mai essere sicuro che l'applicazione produttiva del proprio know-how non violi tali eventuali diritti.

Pagamenti per il know-how

I pagamenti Lump-sum sono pagamenti di importo determinato, pagabili dal licenziatario in una o più rate. I pagamenti di royalty sono invece pagamenti il cui importo dipende dai risultati economici dell'attività del licenziatario. In generale, si possono distinguere le seguenti tipologie di pagamenti di royalty.

Royalty calcolate sulle vendite del licenziatario. In particolare, queste royalty potranno essere calcolate sul prezzo lordo di vendita, sul prezzo netto di vendita, sul "fair market price" o prezzo equo di mercato. Quest'ultimo costituisce uno dei vari accorgimenti contrattuali per potere ricevere comunque royalty piene, anche nel caso in cui il licenziatario pratichi condizioni di particolare favore nella vendita dei prodotti licenziati.

Royalty calcolate sulla produzione del licenziatario. Queste royalty potranno essere calcolate come importo fisso per unità di produzione, oppure per Kg o Lt di prodotto, e così via. Mentre le royalty sopra considerate maturano in seguito alla vendita del prodotto licenziato, le royalty in esame maturano in un momento precedente, e cioè al momento della produzione. In altri termini, il licenziante non corre il rischio dellìinvenduto da parte del licenziatario. Tuttavia, mentre le royalty sulle vendite si rivalutano automaticamente in quanto seguono lìandamento dei prezzi del prodotto venduto, le royalty sulla produzione richiedono la previsione di appositi meccanismi di rivalutazione.

Royalty calcolate sugli utili del licenziatario. Poiché le royalty sugli utili sono molto incerte, dato che un'impresa potrebbe risultare in perdita anche in presenza di un forte sfruttamento della tecnologia licenziata, questo tipo di royalty è previsto soprattutto nelle transazioni intragruppo o in relazione a certi contratti di joint venture societarie.

 Allo scopo di ridurre lìinevitabile grado di incertezza insito in ogni pagamento di royalty, può essere consigliabile per il licenziante pattuire una combinazione di pagamenti lump-sum e di royalty. Inoltre, il licenziante può chiedere al licenziatario di prevedere un ammontare minimo di royalty, cioè un importo minimo dovuto in ogni caso dal licenziatario, indipendentemente dal risultato economico (produzione, vendita) della sua attività. Il pagamento delle royalty non è di facile controllo per il licenziante. Infatti, i metodi usuali per accertare la correttezza del calcolo dei pagamenti di royalty (rendiconti scritti del licenziatario, diritto di ispezione contabile del licenziante ) non consentono di evitare completamente eventuali inesattezze di calcolo. In certi casi, tuttavia, il controllo del licenziante può risultare facilitato, per esempio qualora il licenziatario utilizzi nella propria produzione solo componenti o materiali forniti dal licenziante. Infatti, conoscendo il numero di componenti forniti, si può effettuare una stima dei prodotti fabbricati dal licenziatario utilizzando quel componente.

Claudio Costa