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Il licensing

Autore: Costa Claudio
Le imprese non si limitano alla mera attività di ricerca e concessione in uso dei risultati, ma fabbricano e vendono i prodotti risultanti dalle attività di ricerca.

Il Licensing - IN

Con il termine "licensing in" si intende l'acquisizione di tecnologie brevettate o non brevettate, cioè del know-how, da parte di un'impresa. Nei moderni sistemi industriali non è pensabile che un'impresa persegua una politica autarchica di sviluppo tecnologico.
Certamente, con l'esperienza continuativa nel tempo e con i laboratori di ricerca, le imprese maturano al proprio interno conoscenze tecniche che costituiscono un know-how o, per la parte che viene brevettata, un patrimonio brevettuale di primaria importanza, ma non si può certo ritenere che un'impresa possa acquisire al proprio interno tutte le conoscenze tecnologiche necessarie per la propria attività produttiva.

Di conseguenza, nel caso siano presenti sul mercato nuove tecnologie, l'impresa ha la necessità di acquisirle per integrare le proprie conoscenze e raggiungere alti livelli di competitività. Questa è la ragione per la quale si opta per il "licensing in", cioè per l'acquisizione di tecnologia dall'esterno.

Il cross-licensing

In qualche caso può accadere che l'impresa possegga già le conoscenze al proprio interno, ma non le possa utilizzare nell'attività produttiva perché l'uso è impedito dall'esistenza di un brevetto di terzi. Questo fenomeno si esaspera in presenza di imprese di grandi dimensioni che possiedono ingenti portafogli di brevetti: 500, 1.000, 1.500 brevetti.

Patrimoni brevettuali e tecnologici di tali dimensioni rappresentano per le altre imprese concorrenti nel medesimo settore un rischio evidente di incorrere in violazione di uno o più di questi brevetti. Talvolta, quando in un settore ci sono più imprese che si trovano in questa situazione, per evitare conflitti brevettuali si tende a concedersi reciprocamente licenze, il cosiddetto cross-licensing.

Ad esempio: se l'impresa A possiede 500 brevetti e l'impresa B ne possiede 1000, ciascuna impresa concede all'altra la licenza sui propri brevetti in modo che non si debba più temere di violare i diritti di proprietà industriale altrui: generalmente, l'azienda "A" pagherà all'impresa "B" una royalty o una determinata somma per compensare il minor numero di brevetti di cui è titolare. Con gli accordi di cross-licensing, diffusi soprattutto tra imprese operanti in settori oligopolistici e titolari di grossi patrimoni brevettuali, si evitano i rischi di reciproche azioni legali attraverso la concessione di licenze incrociate.

Il Licensing OUT

Il "licensing in uscita", vale a dire il licensing out, consiste nella concessione di licenze di brevetto e/o di Know-how allo scopo di procurare all'impresa un reddito aggiuntivo, che integra il reddito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita dei prodotti.

Perché si concedono in licenza le tecnologie?
I motivi possono essere molteplici: la tecnologia è relativa ad un settore al di fuori delle possibilità produttive e commerciali dell'impresa, o la tecnologia è applicabile anche in altri settori (field of applications) nei quali l'impresa non è presente, oppure l'impresa non è in grado di sostenere gli investimenti necessari per porre in essere a livello internazionale una politica di brevettazione e di difesa legale dei propri brevetti, e così via. Le strategie di licensing-out sono diverse e variano da impresa a impresa.

Ad esempio, la licenza può essere concessa per un brevetto e il relativo know-how, oppure per una famiglia di brevetti, oppure per una specifica applicazione, oppure ad una prima impresa per una certa applicazione e ad una seconda impresa per un'altra applicazione.
In certi casi, frazionando il diritto di brevetto fra una pluralità di soggetti utilizzatori paganti, l'impresa ottimizza lo sfruttamento del brevetto; in altri casi può invece essere opportuno non frazionare il brevetto, avvalendosi di un unico licenziatario per diverse applicazioni industriali.

Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
Con la licenza esclusiva si concede il diritto di fabbricare e di vendere il prodotto con l'impegno del licenziante di non fabbricare e vendere il prodotto nel territorio del licenziatario, direttamente o tramite la concessione di licenze a terzi. In questo modo il licenziatario è l'unico soggetto autorizzato, in un determinato territorio, a sfruttare quella determinata invenzione, può decidere più serenamente di effettuare degli investimenti in un arco di tempo ragionevole, avendo a disposizione un mercato ben individuato, senza la concorrenza del licenziante o di altri licenziatari del medesimo licenziante, con maggiori probabilità di rientrare dell'investimento, realizzando un margine di utile adeguato.

Un aspetto cruciale del licensing, nel caso in cui il contratto di licenza di brevetto e/o know-how sia concluso tra imprese produttrici, consiste nel rischio per il licenziante di creare un concorrente, o di rafforzare un concorrente esistente. Non si tratta di casi rari.
Anzi, è molto frequente che la concessione di licenze avvenga tra imprese concorrenti perché le rispettive tecnologie presentano le maggiori affinità e possono essere più facilmente adattate alle esigenze dell'impresa ricevente la tecnologia.

Per esempio: l'impresa italiana A possiede una determinata tecnologia, che usa per le proprie produzioni e l'impresa francese B, essendo interessata ad utilizzare la medesima tecnologia, chiede all'impresa A una licenza di fabbricazione per il territorio francese. §
Ipotizziamo che l'impresa A, non vendendo prodotti e non ricavando alcun profitto dal mercato francese, decida di concedere la licenza: questa scelta comporta il vantaggio di ricevere pagamenti da un mercato non altrimenti raggiungibile, ma anche rischio che l'impresa francese B si metta a fabbricare prodotti analoghi a quelli dell'impresa A e a venderli nei medesimi territori e alla medesima clientela dell'impresa A, sottraendole quote di fatturato e di utili. Quindi, nella concessione di licenze ad imprese potenzialmente concorrenti, occorre valutare questo rischio di concorrenza e decidere. caso per caso, a secondo dell'entità del rischio, se sia opportuno concedere o meno la licenza.

Per limitare i rischi sopra menzionati, tra l'altro, si prevedono clausole di restrizione territoriale.
Ad esempio: "Il licenziante concede al licenziatario il diritto di fabbricare il prodotto X in un determinato territorio, utilizzando il brevetto Y o il know-how Z e il licenziatario, da parte sua, si impegna ad astenersi dal fabbricare, usare e vendere quel prodotto al di fuori di tale territorio".

La validità o meno di queste clausole dovrà essere valutata alla luce della legge applicabile al contratto. In particolare, nell'Unione Europea, si dovrà verificare che dette clausole siano esentate a norma del regolamento 240/96, il quale, pur non vietando certe restrizioni territoriali nei contratti di licenza di brevetto e di know-how, le sottopone a determinate condizioni, quali:

  • limiti di durata; esistenza di brevetti paralleli (brevetti depositati/concessi per la medesima invenzione nei paesi ai quali si applica la restrizione territoriale) nel caso delle licenze di brevetto
  • arattere segreto, sostanziale ed identificato della tecnologia nel caso delle licenze di know-how.

Tipologie di pagamento

Per concludere, senza ovviamente pretendere di esaurire le problematiche relative alla redazione dei contratti di licenza di tecnologie, vorrei ricordare che questi contratti prevedono tipologie di pagamento molto varie: pagamenti forfettari, i cosiddetti "lump-sum": una cifra fissa pagata in un'unica soluzione, oppure in due o tre rate entro un determinato tempo.

Pagamenti di royalties, commisurate al risultato ottenuto dal licenziatario (% del fatturato, o % del fatturato netto, importo fisso per unità di prodotto). Le royalties hanno il difetto di dipendere dall'efficienza del licenziatario. Può pertanto accadere che il licenziante, pur in possesso di una tecnologia importante, non tragga adeguati proventi dalla licenza perché il licenziatario non si rivela in grado di valorizzare adeguatamente la tecnologia.

Pagamenti misti: vengono utilizzati normalmente abbinando alle royalties un pagamento lump-sum, oppure abbinando alle royalties un pagamento di royalties minime, che garantiscano un reddito minimo indipendente dalla capacità produttiva e di vendita del licenziatario.

Pagamenti di fees: un compenso orario che viene pagato per la prestazione dell'assistenza tecnica o dell'attività di training del personale del licenziatario.

Claudio Costa