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Analisi sulle prime decisioni di opposizione alla registrazione dei marchi

Anche in Italia è possibile opporsi in via amministrativa contro la registrazione di marchi uguali o simili al proprio diritto anteriore e, a partire dall’ottobre 2011, sono state presentate le prime opposizioni. Attualmente risultano già pubblicate alcune decisioni dalle quali si possono ricavare interessanti spunti di riflessione.

Come è noto, mediante la procedura di opposizione i titolari di un marchio anteriore (o avente effetto da una data anteriore in forza della rivendicazione della priorità) uguale o simile, il licenziatario esclusivo oppure i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 8 CPI (cioè i soggetti ai quali debba essere richiesto il consenso) possono opporsi alla concessione:

  • delle domande di marchio nazionale italiano depositate, a partire da maggio 2011, per le quali non sono state sollevate obiezioni di registrabilità basate su motivi assoluti
  • delle designazioni italiane dei marchi internazionali.

L’opposizione, già da tempo prevista dal D. Lgs n. 447/1999 e ribadita dagli artt. 174 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale (CPI), era entrata finalmente in vigore a seguito della pubblicazione del Bollettino e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2011 che fissava i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione.

Il procedimento è ispirato alla procedura di opposizione nei confronti delle domande di marchio comunitario (salva qualche particolarità) e prevede il controllo preliminare dell’atto, una prima comunicazione alle parti e la fissazione del cd. cooling off period, cioè la fase di due mesi – prorogabile su istanza congiunta delle parti – per il raggiungimento di un accordo transattivo.

Successivamente alla scadenza del cooling off period, si apre la fase di merito durante la quale le parti avranno la possibilità di presentare memorie e documenti per sostenere la propria posizione. L’esito del procedimento sarà soltanto:

  • l’accoglimento dell’opposizione- cui consegue la non registrabilità (totale o parziale) del marchio
  • il rigetto dell’opposizione - il marchio verrà quindi concesso.

L’impostazione comunitaria (gli stessi esaminatori sono stati formati dai colleghi che operano all’UAMI, Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno e deputato alla concessione dei marchi, disegni e modelli comunitari) si riflette anche nelle decisioni che ne richiamano in toto la giurisprudenza nella sostanza e nella struttura: viene infatti ripreso il medesimo ordine logico e sequenziale degli argomenti considerati.

Analisi e alcuni numeri delle prime decisioni prese dagli esaminatori

Le decisioni sono emesse dalla Divisione II e recano l’intestazione del Ministero dello Sviluppo Economico (e del competente dipartimento) nonché dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il numero di opposizione e l’indicazione delle parti, compresi i loro rappresentanti professionali ove incaricati (quindi gli avvocati o i consulenti in proprietà industriale) e il nominativo dell’esaminatore firmatario della decisione.

Le opposizioni sono state presentate a partire dall’ottobre 2011: attualmente il numero dei procedimenti pendenti è di circa 1.374 per l’anno 2012 e 486 per il primo quadrimestre del 2013.

A fine settembre 2012 è stata emanata la prima decisione, per un totale di 20 (le ultime pubblicate riportano la data del 18 aprile 2013); in tutti i casi, tranne uno in cui è stata eccepita la mancanza di consenso ex art. 8 CPI, si è deciso in merito all’esistenza di diritti anteriori ritenuti uguali o simili.

Le opposizioni, ad eccezione di cinque, sono state tutte accolte, totalmente o in parte, e nella maggior parte dei casi è stato riconosciuto, a favore dell’opponente:

  • il rimborso dei diritti di opposizione (pari ad euro 250,00)
  • l’onere delle spese di consulenza (per un importo variabile entro il limite di euro 300,00 come previsto dall’art. 56 del Regolamento di esecuzione del CPI).

Le cinque opposizioni sono state respinte per questioni di merito, tranne una che in parte è stata anche rigettata per inammissibilità (era stato citato un motivo di opposizione poi non ripreso nel corso della procedura).

Decisione, motivazione e rischio di confusione

Conformemente alla prassi comunitaria:

  • nella prima pagina si legge subito la decisione che è di accoglimento totale o parziale dell’opposizione (cui consegue il rigetto o la concessione del marchio) nonché l’eventuale condanna alle spese o in alternativa l’onere delle rispettive spese a carico di ciascuna parte
  • a seguire viene riportata la motivazione che in alcuni casi è preceduta dalla ricostruzione dei fatti del procedimento, dagli argomenti delle parti e dall’ammissibilità, non necessariamente nello stesso ordine qui riportato.

Per quanto attiene alla motivazione, gli esaminatori prendono in considerazione il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, valutato con riferimento ai prodotti e ai segni, e alla sua valutazione globale. In particolare:

  • i prodotti vengono riportati nella loro esatta elencazione, come protetti in sede di registrazione, al fine di verificare se sussista identità o somiglianza
  • i segni sono rappresentati l’uno a fianco all’altro per valutare sempre eventuali identità o somiglianza a livello visivo, fonetico o concettuale.

Posto che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull’impressione di insieme da essi prodotta tenendo conto degli elementi distintivi e dominanti, gli esaminatori valutano anche tali aspetti, così come il livello di distintività del marchio anteriore (eventualmente rivendicato dall’opponente in seguito all’uso), il pubblico di riferimento e il livello di attenzione del consumatore

Posizione delle parti, diritti anteriori e prova d’uso

Nella maggior parte dei casi le parti sono state rappresentate professionalmente, soprattutto per quanto riguarda gli opponenti, mentre sono rare le opposizioni nelle quali i titolari dei marchi opposti sono rimasti inattivi, non depositando alcuna memoria a difesa della domanda (in tale ipotesi l’esaminatore è tenuto comunque a valutare il merito dell’opposizione non essendo previsto alcun effetto automatico di accoglimento per la mancata difesa).

Per quanto riguarda i diritti anteriori, gli opponenti hanno spesso azionato più di un marchio da essi detenuto; in questo caso gli esaminatori, come da prassi comunitaria, hanno limitato la disamina al primo dei diritti, essendo sufficiente valutare un solo diritto a fini della procedura quando viene accolto il motivo di opposizione.

Nel merito gli opponenti hanno dedotto, con argomenti e motivazioni piuttosto ricorrenti, la somiglianza tra i marchi e prodotti sotto i vari profili sopra richiamati con conseguente rischio di confusione, la predominanza di elementi distintivi comuni o l’irrilevanza di elementi descrittivi eventualmente presenti nei marchi complessi, la sussistenza di analoghi canali distributivi, la notorietà acquisita sul mercato o anche la rinomanza. In alcuni casi sono state richiamate precedenti decisioni favorevoli (o di Tribunali italiani o dell’UAMI) che, tuttavia, non sono state considerate dagli esaminatori in quanto non strettamente pertinenti o addirittura irrilevanti rispetto alle fattispecie che erano chiamati a valutare.

Con riferimento alla rinomanza del marchio anteriore, è stata invece correttamente respinta la prova basata sulla sola elencazione di una serie di manifestazioni sponsorizzate, essendo d’altra parte necessario fornire la documentazione relativa, ad esempio, alle quote di mercato detenute, al grado di riconoscimento presso il pubblico o all’entità degli investimenti pubblicitari, come da linee guida comunitarie.

In ordine invece alla posizione dei titolari dei marchi opposti, si rileva anche in questo caso una sostanziale uniformità delle difese, basate sulla dissimiglianza dei marchi e dei prodotti/servizi e sull’assenza del rischio di confusione. Con particolare riguardo a questo elemento, è stata sostenuta senza successo (ed è corretta la posizione dell’Ufficio) la tesi della coesistenza di una serie di marchi simili a quelli oggetto del procedimento: a fronte di tale posizione, gli esaminatori hanno sempre affermato che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato e che non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti solo il registro, che i marchi siano stati effettivamente utilizzati e in quale misura.

Lo stesso vale per quanto concerne il diverso posizionamento dei marchi nei risultati tramite i motori di ricerca.

In nessuna opposizione è stata richiesta la prova d’uso cioè la prova a carico del titolare del marchio anteriore registrato da almeno cinque anni di aver effettivamente utilizzato il proprio segno; si ricorda che in caso di mancato deposito delle relative prove nel termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’Ufficio, l’opposizione è respinta.

Al momento non sono noti casi di impugnazione delle decisioni mediante ricorso alla Commissione dei Ricorsi, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisioni stesse.

Conclusioni

La procedura di opposizione è sicuramente uno strumento rapido ed efficace per tutelare i propri diritti e risolvere possibili conflitti già a livello amministrativo; è meno costosa del ricorso alle competenti sedi giudiziarie e ha inoltre efficacia deflattiva per i Tribunali.

Poter accedere a questo strumento presuppone però che il titolare del marchio abbia attivato un servizio di sorveglianza così da poter essere informato della pubblicazione di marchi potenzialmente uguali o simili al proprio e così opporsi nel termine di tre mesi dalla pubblicazione.

Le prime decisioni qui commentate sono incoraggianti per gli operatori del settore, ma anche per le parti visto che vengono applicati principi noti e condivisi a livello comunitario, dando così modo di confidare in un’interpretazione uniforme del diritto.

Avv. Angela Zampetti