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Il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale

Autore: Costa Claudio
L'espressione "registrazione internazionale" contenuta nel titolo dell'Accordo di Madrid, non si riferisce a un marchio avente efficacia internazionale o sovranazionale. Si tratta, invece, di una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più Paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda.

Il marchio internazionale presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali.

  • Consente una semplificazione delle procedure. Infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l'amministrazione competente del paese di origine. Per un'impresa italiana la domanda si presenta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
  • Il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola meno elevato dell'insieme delle tasse nazionali che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi.

Il deposito internazionale si basa su una registrazione di marchio nel paese di origine. Ciò significa che un'impresa italiana, prima o contestualmente all'effettuazione del deposito internazionale, deve avere ottenuto la registrazione italiana del marchio. Successivamente al deposito internazionale, la domanda di marchio viene presa in esame dagli uffici brevetti e marchi competenti dei paesi designati. L'esame segue le procedure in vigore nel singolo paese designato. All'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, aderiscono paesi europei ed extraeuropei, ma non compaiono invece altri importanti paesi che considerano l'Accordo di scarso interesse e, soprattutto, economicamente svantaggioso. Per superare questa limitazione è nato il Protocollo di Madrid che, avendo una maggior copertura geografica, offre nuove opportunità di tutela all'estero dei marchi. Il Protocollo di Madrid è stato ratificato dallo Stato italiano il 17 gennaio 2000  ed è entrato in vigore il 17 aprile 2000. A partire da tale data il titolare di un marchio italiano può estendere il proprio segno distintivo italiano o le registrazioni internazionali già esistenti (ed ottenute ai sensi dell'Accordo di Madrid) anche agli Stati aderenti al Protocollo. I paesi che hanno aderito solo al Protocollo sono: Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Giappone, Islanda, Turkmenistan, Turchia, Antigua e Barbuda.

Il Protocollo di Madrid e l'Accordo di Madrid sono due trattati distinti, la cui applicazione è però disciplinata da un regolamento di esecuzione comune. Per comprendere le novità introdotte dal Protocollo di Madrid, esaminiamo brevemente, confrontandole tra loro, le principali differenze tra l'Accordo ed il Protocollo di Madrid.

Marchio di base

Accordo di Madrid

La registrazione in sede internazionale di un marchio può essere concessa a condizione che il marchio sia già stato registrato nel Paese di origine del titolare. E' considerato Paese di origine, il Paese dell'Unione dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, il Paese dell'Unione dove abbia il suo domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un Paese dell'Unione. L'Individuazione del Paese di origine viene quindi effettuata in base ad un criterio ordinato gerarchicamente. Per ottenere un marchio internazionale non è sufficiente essere titolari di una mera domanda di marchio nel paese di origine, ma occorre anche che tale marchio sia stato concesso (registrazione). Questa condizione è considerata svantaggiosa da parte di quei paesi (per esempio, Inghilterra e U.S.A.) nei quali esiste una fase di esame piuttosto complessa e lunga della domanda di registrazione di un marchio. Infatti, lo svolgimento della fase di esame con riferimento al deposito di base potrebbe comportare, in sede di estensione, la perdita di una eventuale rivendicazione di priorità, non essendo possibile svolgere detto esame e concedere la registrazione del marchio nel breve periodo della priorità (6 mesi dalla data di deposito del marchio).

Protocollo di Madrid

Con riferimento all'individuazione del Paese di origine, il Protocollo ha abolito la gerarchia esistente tra i tre criteri di individuazione previsti dall'Accordo. Detti criteri sono diventati alternativi uno all'altro ed è il titolare del marchio a poter scegliere fra di essi, determinando così il Paese di origine. Ai fini della registrazione internazionale di un marchio il Protocollo richiede che lo stesso sia depositato e/o registrato nel Paese di origine. E' venuta perciò meno la necessità di essere titolari di una registrazione di base, essendo sufficiente il mero deposito della domanda di marchio.

Durata della fase d'esame

Accordo di Madrid

I Paesi nei quali è prevista una fase di esame successiva al deposito del marchio e precedente alla sua registrazione, possono rifiutare la registrazione del marchio entro 12 mesi dalla data di registrazione internazionale. Il termine di 12 mesi è sempre stato considerato da Paesi quali Giappone, U.S.A. o Inghilterra troppo breve per poter svolgere la fase di esame della domanda di registrazione del marchio.

Protocollo di Madrid

Al momento della ratifica è possibile estendere da 12 a 18 mesi il termine per emettere i rifiuti della registrazione. Inoltre, il termine di 18 mesi può essere prorogato di ulteriori 7 mesi in caso di opposizione.

Tasse per la registreazione internazionale

Accordo di Madrid

Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio si deve pagare una tassa di base fissa ed una tassa complementare, sempre fissa, per ciascun Stato designato e per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere. Le tasse previste dall'Accordo sono decisamente inferiori a quelle dei depositi nazionali e sono uguali per tutti gli Stati (indipendentemente dal fatto che la procedura per la registrazione di un marchio è più costosa se è previsto l'esame della domanda). Alcuni Paesi hanno quindi considerato economicamente più vantaggiosi i depositi nazionali e non hanno per questo aderito all'Accordo.

Il Protocollo di Madrid

Gli Stati aderenti possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente presso quell'Ufficio .

Attacco centrale

Accordo di Madrid

La registrazione internazionale nei primi 5 anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. In questo periodo, se il marchio nazionale, per un qualsiasi motivo (per esempio, a seguito di un'azione di nullità o di decadenza introdotta prima della scadenza dei 5 anni), viene dichiarato invalido, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Solo alla scadenza di tale periodo di 5 anni, la registrazione internazionale ottenuta a norma dell'Accordo, diventa indipendente dalle vicende che possono interessare la registrazione nazionale di base.

Protocollo di Madrid

Nell'ipotesi di attacco centrale è possibile depositare, entro 3 mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata, una domanda di registrazione per lo stesso marchio (conversione) in tutti gli Stati designati tranne, appunto, il Paese di origine (nel quale la registrazione di base è stata invalidata). Nell'ipotesi di conversione della registrazione internazionale in domande di registrazione nazionali, la data di deposito sarà quella della registrazione internazionale (o dell'eventuale estensione territoriale posteriore) e verrà mantenuta la priorità della quale eventualmente beneficiava la registrazione internazionale radiata. Grazie alla conversione, l'attacco centrale per gli Stati aderenti al Protocollo non ha più l'effetto domino sulla protezione internazionale del marchio, come si verifica invece nel caso dell'Accordo di Madrid.

Lingua

La lingua ufficiale dell'Accordo di Madrid è il francese; mentre il Protocollo di Madrid prevede una più ampia possibilità di scelta linguistica, avendo adottato quali lingue ufficiali sia l'inglese che il francese.

Coordinamento tra Accordo e Protocollo

I trattati del Protocollo e dell'Accordo di Madrid sono distinti, ma possono trovare applicazione contemporaneamente, congiuntamente o separatamente. Infatti, a seconda degli Stati designati, le domande di registrazione internazionali possono essere disciplinate: dal solo Accordo,dal solo Protocollo, dal Protocollo e dall'Accordo.

Se gli Stati designati nella domanda di registrazione internazionale fanno parte unicamente dell'Accordo di Madrid, la domanda sarà disciplinata unicamente dalle disposizioni dell'Accordo. Al contrario, se la designazione interessa Paesi che sono parte soltanto del Protocollo di Madrid, la relativa domanda di registrazione internazionale sarà disciplinata dalle disposizioni del Protocollo. L'ipotesi più complessa è quella in cui la designazione riguarda Paesi che sono membri contemporaneamente di entrambi i trattati: in questo caso trova applicazione l'art. 9 sexsies del Protocollo, la cosiddetta clausola di salvaguardia, ai sensi della quale per gli Stati aderenti contemporaneamente al Protocollo ed all'Accordo prevalgono le disposizioni dellAccordo. In altri termini, in questo caso, non si applica il Protocollo. Ad esempio nel caso di una domanda di registrazione internazionale, basata su di un deposito italiano, che designi Portogallo, Polonia, Svizzera e Svezia, con riferimento ai primi 3 Stati si applicheranno le norme dell'Accordo (che prevale sul Protocollo), mentre per quanto riguarda la Svezia si applicheranno le regole del Protocollo.

In conclusione, la ratifica e l'entrata in vigore in Italia del Protocollo di Madrid dovrebbe rilanciare la registrazione internazionale dei marchi (meno richiesta dopo l'entrata in vigore del marchio comunitario) soprattutto con riferimento a quegli Stati (Giappone, Inghilterra, Paesi Nordici) nei quali in passato si provvedeva al deposito in via nazionale. I richiedenti la registrazione estera di un marchio dovranno, quindi, elaborare delle vere e proprie strategie di deposito che, tenendo conto dei vari trattati in vigore e delle conseguenti diverse modalità di protezione di un marchio, permettano di ottenere la protezione più adatta del proprio segno distintivo nel rispetto delle esigenze commerciali e di espansione dell'impresa.

Claudio Costa