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La Direttiva Comunitaria 2004/48 c.d. “Enforcement”

Le nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 140/2006 consentono di reprimere, con maggiore decisione e fermezza, il fenomeno della contraffazione e della pirateria, mettendo a disposizione dei soggetti lesi e degli stessi tribunali strumenti processuali più incisivi ed efficienti.

Il Legislatore italiano, negli ultimi tre anni, è intervenuto sul piano sostanziale e su quello procedurale per rendere l'impianto legislativo più rapido, efficiente e vicino ai bisogni dell'impresa.

  • 1. Sono state dapprima concepite le 12 Sezioni Specializzate (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) Legge 12 dicembre 2002 n. 273. Tali tribunali - che sono anche definiti tribunali dei marchi e dei disegni comunitari - hanno competenza non solo per quanto riguarda i marchi, i brevetti, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni e modelli e il diritto d'autore, ma anche per gli altri diritti di proprietà industriale definiti dal nuovo Codice e cioè le indicazioni geografiche, le denominazioni d'origine, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e i segni distintivi diversi dai marchi.
  • 2. Sono state introdotte misure urgenti per la tutela dell'indicazione di provenienza made in Italy con la Legge Finanziaria del 2004.
  • 3. E' stato varato il Codice della Proprietà Industriale (CPI decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) entrato in vigore il 19 marzo 2005, che riunifica e coordina in un unico Testo la normativa relativa ai Marchi, ai Brevetti, ai Modelli e alle informazioni riservate.
  • 4. Ultimo atto di questo percorso di riforma è l'attuazione della Direttiva Comunitaria 2004/48, denominata "Direttiva enforcement", avvenuta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006 del decreto legislativo n. 140/2006. Le nuove norme sono perciò efficaci dal 22 aprile 2006. Tale normativa di derivazione comunitaria incide sia sulla legge del diritto d'autore (legge 633 del 1941) che sul codice della proprietà industriale CPI.

Poteri istruttori

Rileva in primo luogo (art. 121 comma 2bis ed art. 121bis CPI) il potenziamento dei poteri istruttori del Giudice il quale, in caso di violazione commessa su "scala commerciale mediante atti di pirateria" può, se richiesto dalla parte che subisce l'atto di pirateria, "disporre l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte".

Sempre per potenziare i poteri di indagine del Giudice, è stato inserito l'art. 121bis CPI (diritto di informazione) che autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari, sia nei procedimenti di merito volti ad accertare la contraffazione, ad ordinare che vengano fornite informazioni "sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi".
Tali informazioni possono comprendere "il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi."

Si tratta di una disposizione che consente al Giudice di raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni e la reale portata del fenomeno contraffattivo.

A rafforzare ulteriormente tali poteri è intervenuto anche l'espresso richiamo all'art. 372 del Codice penale, introdotto nel corpo del nuovo art. 127 CPI. Tale norma è volta a sanzionare il soggetto che, in sede civile, rifiuti di fornire le informazioni richieste dal magistrato.

Poteri sanzionatori

Per quanto riguarda i poteri sanzionatori di cui il Giudice può disporre, rileva il nuovo testo dell'art. 124 CPI ("Misure correttive e sanzioni civili"). Sulla base di tale norma la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può disporre:

  • l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione
  • il ritiro dal commercio e la distruzione delle cose costituenti violazione a spese dell'autore della violazione
  • il ritiro temporaneo dal commercio se il giudice accerta che le cose costituenti violazione sono suscettibili di un uso legittimo, previa adeguata modifica.

Risarcimento del danno

L'altra prospettiva considerata sia dalla Direttiva, sia dalle nuove disposizioni del CPI riguarda, invece, il tema del ristoro del danno che si trova a patire il soggetto che subisce la contraffazione. Rileva, in particolare, il nuovo art. 125 CPI (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione).

Con questa norma si è finalmente sancito il diritto ad un risarcimento del danno da contraffazione che contempli diversi criteri di quantificazione, ivi incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, provocato dalla accertata violazione, assieme alla considerazione dei profitti realizzati dal contraffattore.

Il termine tecnico utilizzato è quello di retroversione degli utili. In pratica il risarcimento del danno non è più parametrato solo alla perdita subita in virtù della contraffazione, bensì anche al profitto realizzato dal contraffattore.

Sempre a proposito del risarcimento del danno rileva anche il nuovo art. 144 bis (Sequestro conservativo). Sulla base di questa disposizione, il soggetto leso, che indichi al giudice circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno patito, può ottenere un provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione ai sensi dell'art. 671 Codice procedura civile.
Tale sequestro può riguardare anche il blocco dei conti bancari e di altri beni sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno.

L'impronta data dal legislatore è dunque netta e si traduce in un sensibile rafforzamento della lotta alla contraffazione sul territorio nazionale, nella più stretta osservanza degli standard comunitari stabiliti in materia.

Avv. Massimiliano Patrini