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Registrare un profumo, un suono, un colore

Autore: Costa Claudio
I marchi "tradizionali" -  lettere dell'alfabeto, numeri, figure o disegni - svolgono tuttora un ruolo primario nella protezione dei marchi, ma i "nuovi" marchi - forma dei prodotti, colori, profumi e suoni - sono sempre più utilizzati dalle imprese. 
A quali condizioni i "nuovi" marchi possono essere registrati come marchi comunitari?

Le norme del regolamento sul marchio comunitario

Tra le diverse modalità di protezione del marchio, assume particolare rilievo la registrazione dei marchi comunitari che, in seguito all'ingresso di 10 nuovi paesi nell'Unione Europea, conferisce una tutela allargata a 25 paesi.
Gli articoli 4 e 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario n. 40/94/CE ("RMC") prevedono che un segno, per essere registrabile come marchio, debba:
(a) potere essere rappresentato graficamente
(b) possedere capacità distintiva.
In teoria, tali requisiti si applicano indifferentemente sia ai marchi "tradizionali" che ai "nuovi" marchi.
In pratica, come vedremo, i "nuovi" marchi si prestano più difficilmente ad essere rappresentati graficamente, o a soddisfare il requisito della capacità distintiva.

La rappresentazione grafica del marchio

L'articolo 4 del RMC elenca una lista di segni che possono essere rappresentati graficamente, ossia: parole, ivi compresi i nomi di persona, disegni, lettere, numeri, la forma dei prodotti.
Non include espressamente i colori, i profumi e i suoni. Tuttavia, è opinione comune che la lista non sia esaustiva e che non possa essere interpretata nel senso di escludere la registrabilità come marchio dei colori, profumi e suoni, purché tali segni siano idonei ad essere rappresentati graficamente e dotati di capacità distintiva.
Sotto il profilo della rappresentabilità grafica, i "nuovi" marchi possono essere suddivisi in due categorie:

  • segni visibili
  • segni invisibili.

I segni visibili, ossia le forme dei prodotti ed i colori, non presentano particolari problemi di rappresentazione grafica.
Le Regole 3 (4) e 3 (5) del Regolamento n. 2868/95/CE precisano che un marchio tridimensionale è rappresentato dalla riproduzione fotografica o grafica del marchio, e che può contemplare fino a sei diverse prospettive; mentre la rappresentazione del colore dovrà prevedere l'indicazione e la riproduzione del colore del segno oggetto del marchio.

L'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), l'ente competente per il rilascio dei marchi comunitari, ha respinto la mera indicazione del colore, senza la sua rappresentazione grafica (Commissione di Ricorso, 12.2.1998, R 7/97-3). Inoltre, nel caso Libertel (Sent. Corte di Giustizia, 6.5.2003, C 104/01), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha affermato che il requisito della rappresentazione grafica non può essere soddisfatto dalla mera riproduzione del colore nei documenti di deposito del marchio, e che sia invece necessario identificare il colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.
Altri analoghi casi relativi a marchi di colore sono stati decisi dal Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, quali KWS Saat (sent. 9.10. 2000, T-173/00), Viking (sent. 25.9.2002, T-316/00), Andreas Stihl (sent. 9.7.2003, T-234-01).

I segni invisibili, ossia i profumi, odori, suoni e rumori presentano maggiori difficoltà di rappresentazione grafica, a causa della loro intrinseca natura immateriale.
Al riguardo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto che possa essere registrato come marchio un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva (si veda, ad esempio, Sent. Corte di Giustizia del 27.11.2003, C-283/01, caso Shield Mark).

Con riferimento ai segni olfattivi (profumi, odori), in alcuni casi l'UAMI ha ritenuto sufficiente la descrizione del profumo mediante l'uso di espressioni quali: "L'odore dell'erba appena tagliata", "Il profumo di lamponi". Queste espressioni permetterebbero infatti agli interessati di ottenere un'idea immediata ed inequivocabile del segno distintivo che costituisce l'oggetto dal marchio.

Inoltre, l'UAMI ha ritenuto che "L'odore dell'erba appena tagliata" fosse un odore distinto, che ciascuno poteva immediatamente desumere dalla propria esperienza. Tuttavia, l'UAMI ha anche precisato che casi quali "L'odore dell'erba appena tagliata" non devono essere ritenuti un precedente vincolante e che, di regola, l'Ufficio non consente che un profumo venga rappresentato per mezzo di una mera descrizione verbale.

A conferma di questa opinione restrittiva, nel caso Ralph Sieckermann (Sent. Corte di Giustizia del 12.12.2002, C-273/00) la Corte di Giustizia ha ritenuto che il requisito della rappresentabilità grafica di un marchio olfattivo non sia soddisfatto dall'enunciazione della sua formula chimica, o dalla descrizione verbale, o dal deposito di un campione del profumo o dell'odore, o da una combinazione di tali elementi.

Passando ai marchi sonori, e più precisamente a quelli musicali, la rappresentazione grafica potrà consistere nella riproduzione delle note musicali sul pentagramma.
Nel caso Shield Mark, sopra citato, la Corte di Giustizia ha affermato che in questo caso il segno sonoro costituente il marchio può essere rappresentato da un pentagramma diviso in battute in cui figurino, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indichi il valore relativo ed, eventualmente, gli accidenti.
Le decisioni dell'UAMI mostrano che è invece più difficile soddisfare il requisito della rappresentabilità grafica quando il marchio sia rappresentato da un rumore, piuttosto che da un suono.

Il carattere distintivo

Gli artt. 4 e 7 del RMC prevedono che l'UAMI non dovrà procedere alla registrazione come marchio di segni privi di carattere distintivo, ossia di segni che non siano idonei a distinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

L'UAMI, il Tribunale di Primo Grado e la Corte di Giustizia hanno deciso molti casi relativi al carattere distintivo della forma dei prodotti. Tra gli altri, il Tribunale di Primo Grado si è pronunciato in casi significativi che avevano quali parti Procter & Gamble, Glabervel, Axions, Daimler Chrysler, Nestlé Waters France, Unilever N.V., Deutsche SiSi-Werke; mentre la Corte di Giustizia ha deciso il noto caso Philips c. Remington (Sent. Corte di Giustizia del 18.6.2002, C-299/99).
Non è possibile trattare qui i diversi aspetti relativi ai casi appena menzionati. E' sufficiente menzionare che un marchio di prodotto è di regola in grado di distinguere i beni ai quali si riferisce, in particolare, se è sufficientemente originale, arbitrario o insolito.

Con riferimento ai marchi di colore, nel caso Libertel sopra citato, la Corte di Giustizia ha ritenuto che un colore, di per sé, presenti carattere distintivo quando, avuto riguardo alla percezione del pubblico rilevante, il marchio sia suscettibile di identificare il prodotto o il servizio.
Nel valutare la potenziale distintività di un colore, l'autorità competente per la registrazione del marchio dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare dell'uso che sia stato fatto del marchio, così come dell'interesse generale che non venga indebitamente ristretta la disponibilità del colore per le altre imprese.
In generale, il colore possiede un carattere distintivo quando è insolito per i beni o servizi per i quali il marchio viene depositato.

Molto più limitati sono i casi che trattano approfonditamente dei segni olfattivi e sonori.
Con riguardo agli odori, la decisione dell'UAMI sopra menzionata ha affermato che "L'odore dell'erba appena tagliata" costituisce un odore distinto, che ciascuno può immediatamente desumere dalla propria esperienza.

Considerazioni conclusive

Malgrado sia opinione comune che i marchi relativi alla forma dei prodotti, ai colori, ai profumi, agli odori, ai suoni e ai rumori debbano soddisfare i requisiti della rappresentabilità grafica e del carattere distintivo analogamente ai marchi "tradizionali", in pratica, le decisioni dell'UAMI e le sentenze del Tribunale di Primo Grado e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dimostrano che per i "nuovi" marchi questi requisiti sono valutati in modo del tutto peculiare.

Claudio Costa