Cina: emanate le modifiche alla legge sui marchi

La Cina rivede le norme sui marchi, armonizza le procedure di registrazione, rafforza la protezione e facilita l’ottenimento del risarcimento danni.

Cina: emanate le modifiche alla legge sui marchi

Lo scorso 30 agosto, l’Assemblea Nazionale Cinese ha approvato le modifiche alla legge marchi (Revised Trademark Law) entrate in vigore il 1° maggio 2014.

La difesa della proprietà intellettuale in Cina ha sempre rappresentato un problema per le imprese straniere che spesso vedevano frustrati i propri diritti di esclusiva o perché anticipati da concorrenti cinesi che avevano già registrato marchi identici o simili o perché scarsamente tutelati in sede giudiziaria.

Ora però la Cina - anche in considerazione dell’elevatissimo numero di domande di marchio e di registrazioni che si trova a gestire (alla fine del 2012 erano circa 11 milioni) e degli investimenti effettuati nel suo territorio - non può più permettersi che gli investitori stranieri non siano correttamente e rapidamente tutelati, né che gli organismi internazionali del settore esprimano perplessità sul suo modus operandi.

Esaminiamo nel dettaglio le principali novità, con particolare riferimento a quegli aspetti che più direttamente possono interessare i soggetti e le imprese che intendono depositare i propri marchi e, in generale, il rispetto dei diritti di esclusiva.

1. Procedure facilitate di registrazione e riesame

Dal 1° maggio 2014, è possibile depositare anche i marchi costituiti da suoni, al pari di quanto previsto a livello comunitario e italiano.

Soprattutto sarà possibile procedere ad un deposito in via elettronica (e-filing) e multi classe (la precedente legge prevedeva, invece, che ogni domanda di marchio proteggesse solo un’unica classe merceologica). Il deposito multi classe, in conformità alla prassi internazionale, permetterà quindi di ottenere una significativa riduzione delle tasse di deposito.

Inoltre la domanda di rinnovo potrà essere presentata nell’anno anteriore alla scadenza della registrazione.

Le procedure di esame sono state modificate nella parte in cui si prevede non solo un time limit (e lo vedremo anche per l’opposizione e il riesame) per arrivare alla pubblicazione, al massimo 9 mesi senza possibilità di estensione del termine, ma anche per quanto attiene all’emissione delle azioni ufficiali. L’esaminatore potrà infatti emettere un rifiuto sulla base di ragioni formali o sostanziali, assegnando al depositante la possibilità di presentare le proprie argomentazioni a supporto o di modificare la domanda.

Al fine di contrastare il fenomeno molto diffuso del deposito dei marchi in mala fede, la nuova legge stabilisce che integri mala fede anche il deposito di un marchio uguale o simile a quello di un soggetto che il depositante conosce in virtù di precedenti rapporti commerciali. E’ stata quindi ampliata la previsione normativa includendo non solo gli agenti, rappresentanti, distributori o consulenti del titolare del marchio non ancora protetto in Cina, ma anche tutti coloro che ne abbiano avuto conoscenza per precedenti rapporti contrattuali, di business o commerciali in genere.

La mala fede dovrà tuttavia essere invocata in sede di opposizione, come causa di nullità relativa. A corredo della disposizione è stato previsto che l’uso del marchio debba avvenire secondo i principi dell’onestà e della credibilità.

Un altro istituto sul quale è intervenuta la legge è quello dell’opposizione; la vecchia legge non fissava i requisiti in base ai quali fosse possibile depositare un’opposizione – si parlava genericamente di “any grounds” – e la decisione veniva presa a distanza di più di due anni.

Ora solo i titolari di un diritto anteriore o la parte interessata possono presentare opposizione alla concessione sulla base della violazione di un marchio notorio, di un marchio anteriore o altri diritti anteriori, della mala fede del depositante (nel senso sopra chiarito) o in violazione di una indicazione geografica.

La procedura di opposizione dovrà concludersi entro un time limit, fissato in 12 mesi, sempre allo scopo di facilitare le imprese. Qualora l’Ufficio decida l’opposizione a favore della parte opponente, il soggetto che ha depositato il marchio potrà presentare ricorso al TRAB (Trademark Review & Adjudication Board) e iniziare un procedimento in sede giudiziaria, entro cinque anni dalla registrazione del marchio. Al contrario, qualora sia il titolare della domanda a perdere in sede di opposizione, non avrà il diritto di presentare ricorso, ma solo di iniziare una causa per invalidare la registrazione una volta concessa. Lo scopo della nuova disposizione è quello di facilitare il sistema di registrazione dei marchi e contrastare iniziative dilatorie in sede di opposizione da parte dei concorrenti.

Inoltre, in caso di rigetto dell’opposizione, l’Ufficio emetterà direttamente il certificato di registrazione del marchio a favore del depositante (in precedenza il marchio non veniva concesso, se la decisione di opposizione era stata nel frattempo impugnata in sede di ricorso al TRAB).

Le procedure di riesame – contro la decisione di non concedere il marchio in sede di esame o a seguito di opposizione, di decadenza per mancato uso, di illiceità della registrazione, di nullità per contrarietà ad un marchio notorio o a marchi anteriori – dovranno essere concluse entro massimo 9 o 12 mesi, termini estendibili rispettivamente di 3 o 6 mesi previa approvazione del SAIC (State Administration for Industry and Commerce).

2. Sanzioni amministrative e risarcimento danni

Le nuove disposizioni hanno introdotto il requisito del possibile rischio di confusione, al pari degli altri sistemi giuridici internazionali; tale requisito, tuttavia, inserito in un sistema che finora non ha prestato particolare attenzione alla confusione sul mercato tra marchi simili, rischia di essere fonte di interpretazione piuttosto soggettiva da parte dei giudici. Sarà preferibile quindi affidare la difesa del proprio marchio ad avvocati specializzati nel settore della proprietà industriale per riuscire ad argomentare in modo efficace il rischio di confusione nei consumatori che trovano nel mercato marchi simili.

Sempre per rafforzare la tutela del titolare del marchio, in conformità a quanto già avviene nella altre legislazioni, la legge ha stabilito che siano responsabili per contraffazione di marchio anche i soggetti che intenzionalmente prestino un qualsiasi tipo di assistenza al contraffattore o lo supportino in modo pratico nella contraffazione: si tratta del cd. contributory infringement

E’ stato poi aumentato l’importo delle sanzioni pecuniarie a carico del contraffattore:

  • la precedente normativa stabiliva che l’importo massimo della sanzione fosse pari a tre volte il valore della merce contraffatta o comunque pari a US$ 16,400 quando non fosse possibile calcolare tale valore
  • con la nuova normativa si potranno comminare multe fino a cinque volte il valore della merce contraffatta quando il valore sia superiore a US$ 8,200 o comunque una multa pari a US$ 41,000 quando non sia possibile calcolare il valore o esso non sia superiore a US$ 8,200. Nel caso in cui il contraffattore sia recidivo nell’arco di cinque anni, le sanzioni sono aumentate.

Per quanto attiene al risarcimento danni, la precedente legge fissava un tetto massimo di circa US$ 82,000 nel caso in cui il titolare del marchio non fosse riuscito a provare esattamente il danno subito (come danno emergente e lucro cessante). E’ noto come sia particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare e l’importo fissato ex lege spesso non era sufficiente a coprire non solo i danni, ma anche tutte le spese che il titolare del marchio doveva sostenere, incluse quelle per la difesa in giudizio.

La nuova normativa stabilisce, in aggiunta ai criteri delle perdite subite e dell’utile del contraffattore, il parametro della licenza che avrebbe dovuto essere pagata nel caso in cui il contraffattore avesse legittimamente usato il marchio del titolare. Nell’ipotesi in cui sia impossibile provare i danni, anche ricorrendo al parametro della licenza, soccorre il criterio del risarcimento fino ad un massimo di US$ 492,000. Gli importi possono essere aumentati – fino a tre volte - qualora si fornisca la prova che il contraffattore ha agito in mala fede e tenendo conto di tutte le circostanze della violazione. Le spese (ragionevolmente) sostenute per bloccare la contraffazione saranno parimenti rimborsabili.

Il titolare del marchio avrà inoltre il diritto di ottenere l’esibizione dei libri contabili del contraffattore per dimostrare l’esatto ammontare del danno subito tutte le volte in cui, nonostante gli sforzi compiuti, non sia riuscito a recuperare documentazione a supporto. Qualora il contraffattore si rifiuti di esibire i libri o produca falsi documenti, la Corte potrà condannarlo a risarcire il danno sulla base di quanto richiesto dal titolare del marchio e delle relative prove.

3. Protezione dei marchi celebri

La precedente legge mostrava una lacuna nella parte in cui non disciplinava come e chi potesse iniziare la procedura per ottenere il riconoscimento di un marchio celebre nonostante, in pratica, le decisioni degli Uffici e dei Tribunali avessero già identificato quali segni distintivi potessero essere considerati celebri.

Ora, a conferma della particolare tutela riconosciuta a questi marchi, la nuova legge prevede che l’Ufficio marchi o il TRAB o le Corti possano dichiarare celebri i marchi solo su richiesta dei rispettivi titolari con decisione caso per caso o in caso di contenzioso relativo ai marchi stessi.

Ad ogni modo non potrà essere utilizzata la dicitura “marchio celebre” sui prodotti o sulle loro confezioni, né in occasione di manifestazioni fieristiche o pubblicitarie per non falsare la concorrenza. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione fino ad un massimo di US$ 16,400.

4. Diritto di preuso e decadenza per mancato uso

Al pari di molti sistemi giuridici stranieri, anche in Cina viene tutelato il preuso del marchio. In particolare, il titolare del marchio successivo registrato non potrà opporsi all’uso del marchio identico o simile da parte di un preutente che, grazie all’uso, abbia acquisito una certa notorietà sul mercato. Tuttavia il titolare del marchio successivo registrato potrà chiedere che il preutente non allarghi l’ambito dell’uso e adotti degli elementi che siano tali da differenziare i marchi.

L’uso viene considerato anche come causa di decadenza del marchio registrato o di mancata risarcibilità dei danni subiti da una contraffazione. Nel caso infatti in cui il titolare di un marchio agisca contro un contraffattore per violazione dei suoi diritti di esclusiva, il presunto contraffattore potrà chiedere che vengano depositate le prove d’uso del marchio riferite all’ultimo triennio. Se il titolare non sarà in grado di fornire tali prove, né che ha subito un danno – proprio perché il marchio non era utilizzato – allora non potrà aver diritto ad alcun risarcimento.

5. Regolamentazione delle attività dei mandatari marchi

Sono state poi emanate delle norme per regolamentare in modo più stringente le attività dei mandatari marchi che, a volte, agivano senza la necessaria diligenza professionale, o non tutelavano gli interessi dei clienti. Ora i mandatari saranno tenuti alla segretezza professionale e dovranno prestare maggiore attenzione ai marchi che i clienti richiederanno di depositare, soprattutto verificando se essi siano o meno contrari ai principi di legge o integrino un’ipotesi di malafede.

In caso di mancato rispetto delle nuove norme sono previste sanzioni anche di tipo pecuniario

E tali prescrizioni saranno valide anche per i nomi di dominio, secondo il principi dell’unitarietà dei segni distintivi: non infatti sarà possibile registrare nomi di dominio uguali o simili a marchi registrati, soprattutto se celebri.

Angela Zampetti

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