La competenza del Tribunale nella contraffazione on line

Qual è il giudice civile territorialmente competente a decidere su questioni di contraffazione di marchio via web? E’ importante capirlo sia in un’ottica offensiva (quando si deve agire in giudizio) che difensiva (quando ci si deve difendere da una azione intentata da altri). 

La competenza del Tribunale nella contraffazione on line

Su questo aspetto si è espresso il Tribunale di Torino, con una recentissima decisione, emessa a seguito di un procedimento cautelare d’urgenza per contraffazione di marchio (e di altri segni distintivi) realizzata on line sia mediante il sito web di e-commerce sia mediante social media (Facebook e Twitter). 

Il criterio generale prevede che chi agisce in giudizio lo può fare:

  • presso il Tribunale della controparte; 
  • oppure nel luogo dove i fatti sono stati commessi.

La vicenda

Una società estera (che chiameremo Alfa), attiva da molti anni nel campo della gioielleria di lusso - titolare di varie registrazioni di marchio, ha adito il Tribunale di Torino per tentare di far cessare presunti atti di contraffazione via web posti in essere da una società italiana.
Questa seconda società (che chiameremo Beta) opera in Sicilia ed utilizza per la propria ditta, insegna, nome a dominio e relativo sito web di e-commerce un segno simile a quelli usati dalla controparte. 
Alfa, accortasi dei presunti atti di contraffazione, tramite un proprio investigatore, ha acquistato presso Beta un prodotto recante un marchio asseritamente confondibile con il proprio, che è stato fisicamente consegnato a Torino. 
Alfa ha quindi adito il Tribunale di Torino. Beta ne ha contestato la competenza ritenendo, invece, competente il Tribunale della propria sede in Sicilia. 
La norma di riferimento, l’art. 120, comma 6, del Codice della Proprietà Industriale prevede che: “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore [attore è chi promuove l’azione in giudizio: N.d.A.] possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria […] nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”. 

La posizione di Alfa

Secondo Alfa l’atto di contraffazione è stato posto in essere a Torino, poiché la compravendita avente ad oggetto il prodotto asseritamente contraffatto si è perfezionata a Torino e, sempre in tale luogo, il prodotto è stato consegnato (c.d.  locus commissi delicti).
La giurisprudenza citata da Alfa individua il locus commissi delicti nel caso di contraffazione di marchio realizzata tramite Internet, in qualsiasi luogo in cui si sia verificata un’alterazione del mercato, determinata dalla contemporanea presenza del prodotto originale e di quello contraffatto. In tal caso, si parla di “evento dannoso a raggiera e contestuale”, per cui la violazione commessa tramite un sito Internet si realizzerebbe contestualmente in tutto il territorio nazionale e sarebbe dunque possibile, in astratto, radicare la controversia presso qualsiasi Tribunale italiano. 

La posizione di Beta

Beta sostiene invece che il luogo in cui si sarebbe consumata la presunta attività di contraffazione (c.d. locus commissi delicti) non possa identificarsi con il luogo di consegna scelto dall’investigatore di Alfa ma, piuttosto, nel luogo in cui i dati sono stati immessi in rete (Sicilia) oppure nel luogo in cui si è perfezionato il contratto di compravendita del prodotto e, cioè, dove Beta ha accettato la proposta contrattuale di Alfa (sempre in Sicilia). 
Inoltre, Beta ha sottolineato come Alfa avesse radicato il contenzioso in maniera strumentale, al solo fine di costringere la società siciliana a difendersi a Torino, invece che presso il Tribunale siciliano competente. 

La decisione del Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ha accolto le tesi di Beta e, quindi, senza esaminare il merito della questione (cioè verificare l’esistenza o meno di atti di contraffazione), ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Torino a favore della competenza del Tribunale di Catania. 

Nell’ordinanza citata il giudice del Tribunale di Torino sottolinea come, dal momento che la norma in esame (art. 120, comma 6, Codice di Proprietà Intellettuale) prevede una deroga alle regole generali sulla competenza, essa deve essere interpretata in modo che la deroga sia giustificata. 

Questo significa che la controversia deve essere incardinata in un luogo che presenti un effettivo collegamento con la stessa. 
Identificare il danno in qualsiasi luogo in cui è avvenuta una singola vendita, come viene fatto da Alfa, significa accettare l’eventualità che la controversia venga radicata anche in luoghi che presentano con la lite una connessione meramente occasionale

La tesi sostenuta da Beta, consistente nell’ “evento dannoso a raggiera e contestuale”, permetterebbe invece sostanzialmente di radicare la controversia presso qualsiasi giudice italiano. Ciò,  rileva il Tribunale di Torino, si pone in antitesi con la funzione delle norme sulla competenza che consentono di rendere prevedibile ed individuabile, in anticipo, il giudice competente.  

Per ciò che in particolare concerne la contraffazione tramite sito web, il criterio della prossimità alla controversia impone di individuare il luogo in cui i fatti sono stati commessi come il luogo in cui è stata posta in essere:

  • l’attività di realizzazione del sito web  (se è il sito ad essere in contraffazione); e
  • l’inserimento nel sito web delle offerte di vendita (nel caso di vendita on line di prodotti contraffatti). 

Una diversa interpretazione si risolverebbe nel rafforzare la posizione di chi, a torto o a ragione, sostenga di essere vittima di atti di contraffazione, senza dare nessuna prevedibilità e certezza. 
Infine, continua il Giudice, non rileva neppure l’ubicazione del server dove sono caricati tali dati, ma il luogo di stabilimento del soggetto che avvia tale processo di caricamento.
E’ stata dunque affermata la competenza del Tribunale di Catania, in quanto là è avvenuta la creazione del sito web, l’inserimento dei dati sulle piattaforme, oltre al fatto che in tale luogo ha sede l’unico punto vendita “fisico” di Beta

Conclusioni 

Questo è uno dei tanti casi in cui il sistema giuridico, attraverso la puntale interpretazione del Magistrato, si adatta alle nuove tecnologie, disciplinando le attività poste in essere sul web.
In questi casi è necessario individuare correttamente il Tribunale poiché altrimenti si rischierà, verosimilmente, la condanna al pagamento delle spese di lite, per poi dover agire nuovamente presso il Tribunale veramente competente, con i relativi costi che ciò comporta (ottica offensiva).
A parti invertite, nel caso si subisca un’azione legale di un terzo, eccepire fondatamente l’incompetenza del Tribunale adito può essere uno dei motivi che portano a vincere la causa senza entrare nel merito, come nel caso di specie, ferma la possibilità per la controparte di ri-iniziare un altro giudizio presso il giudice dichiarato competente (ottica difensiva).

Avv. Andrea Antognini                          
Dott.ssa Violetta Zancan

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