Delimitazione dell'oggetto

di lettura
Generalmente, il licenziante concede al licenziatario una combinazione dei diritti di fabbricare, utilizzare e vendere i prodotti fabbricati utilizzando il know-how trasferito. Tuttavia, in casi specifici, il licenziante può decidere di concedere il solo diritto di fabbricare, o il solo diritto di vendere i prodotti licenziati.

A nostro avviso, nel caso di una mera licenza di vendita non si verserebbe nell'ipotesi di un contratto di know-how, ma in quella di un contratto di concessione di vendita. Così si esprime anche l'art. 5.5. del Reg. CE, che esclude dal proprio campo di applicazione gli accordi che riguardino solo la vendita.

Quando il know-how può essere potenzialmente destinato a differenti applicazioni tecniche, il licenziante può voler concedere al licenziatario solo il diritto di sfruttare il know-how per una o più specifiche applicazioni, al fine di mantenere un vantaggio concorrenziale sul licenziatario nei campi di applicazione esclusi.

La clausola di "field of use" è esentata dall'art. 2.8 del Reg. CE quando si tratta effettivamente di campi di attività diversi, e non è esentata ex art. 3.4. quando si versi nell'ambito di uno stesso campo di applicazione e le parti siano già concorrenti prima della concessione della licenza.
In pratica, non è facile distinguere tra limitazioni relative allo stesso "field of use" (art. 3.4.) e a differenti "field of use" (art. 2.8.) e, dunque, tra restrizioni proibite e restrizioni esentate.

In un contratto di licenza di know-how, è frequente che il licenziatario chieda al licenziante il diritto esclusivo di fabbricare e vendere i prodotti licenziati in certi territori (clausola di "esclusiva") e, correlativamente, che il licenziante chieda al licenziatario di astenersi dal fabbricare e vendere ("divieto di esportazione") i prodotti licenziati al di fuori del territorio della licenza.

In conseguenza di tali reciproche restrizioni territoriali tra le parti, il mercato internazionale tende a essere suddiviso in due aree, sotto la rispettiva influenza del licenziante e del licenziatario. Tale situazione è particolarmente frequente quando il licenziante trasferisce al licenziatario lo stesso know-how che egli usa nel proprio processo produttivo (specialmente se il licenziante concede al licenziatario anche una licenza di marchio).

Infatti, in tal caso, il licenziante e il licenziatario saranno in condizione di produrre e di commercializzare prodotti sostanzialmente identici e con marchi identici, diventando, di conseguenza, forti concorrenti attuali o potenziali. Le restrizioni territoriali sono generalmente consigliabili perché, in assenza di un'adeguata protezione territoriale, la licenza di know-how potrebbe rivelarsi economicamente svantaggiosa per la parte non protetta, a causa dell'attività concorrenziale della controparte.

Si confronti, in riferimento a tali aspetti, l'art. 1 del Reg. CE, che esenta largamente tali pratiche per ragionevoli periodi di tempo. Tra le varie clausole che riguardano la delimitazione dell'oggetto del contratto, si possono indicare le seguenti:

  • obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze. La clausola ha lo scopo di impedire una disseminazione del know-how da parte del licenziatario, ed è esentata dall'art. 2.2. del Reg. CE. Tuttavia, quando sia il caso, dal punto di vista del licenziante può essere ragionevole prevedere il diritto del licenziatario di fabbricare il prodotto licenziato (o parte di esso) mediante specifici subfornitori e nell'ambito di accordi di segretezza
  • limitazione del volume di produzione del licenziatario. La clausola in questione trova rara applicazione. Il suo scopo usuale è quello di limitare, sotto il profilo della quantità di prodotti fabbricati e venduti, la possibilità di concorrenza del licenziatario nei confronti del licenziante o di altri licenziatari. Questa clausola non è di norma esentabile in base allart. 3.5. del Reg. CE, mentre lo è in certi casi particolari (art. 1.1.8. del Reg. CE)
  • limitazioni relative ai canali di distribuzione del licenziatario. Anche questo tipo di limitazione non è generalmente vista con favore dal Reg. CE (art. 3.4.)
  • clausola di "tie-in" che comporta l'obbligo del licenziatario di acquisire dal licenziante tecnologie addizionali o altri beni quale condizione per concludere il contratto. Anch'essa non è vista con favore dal Reg. CE (art. 4.2.a), salvo i casi in cui tali forniture siano necessarie per uno sfruttamento tecnicamente corretto della tecnologia (art. 2.5.).

Claudio Costa

Tag dell'informativa
Contratto di know how
Altre tematiche
Coronavirus e trasporti internazionali: Marocco
Coronavirus e trasporti internazionali: Marocco
Di seguito la situazione nei vari Paesi di maggiore interesse per il commercio internazionale, secondo le notizie rese note dal Ministero Affari Esteri ed ANITA. Considerati i continui aggiornamenti e modifiche, le informazioni riportate potrebbero essere non aggiornate.
Coronavirus e trasporti internazionali: Austria, Danimarca, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera
Coronavirus e trasporti internazionali: Austria, Danimarca, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera
Di seguito la situazione nei vari Paesi di maggiore interesse per il commercio internazionale, secondo le notizie rese note dal Ministero Affari Esteri ed ANITA. Considerati i continui aggiornamenti e modifiche, le informazioni riportate potrebbero essere non aggiornate.
Coronavirus e trasporti internazionali: Russia, Ucraina, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia
Coronavirus e trasporti internazionali: Russia, Ucraina, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia
Di seguito la situazione nei vari Paesi di maggiore interesse per il commercio internazionale, secondo le notizie rese note dal Ministero Affari Esteri ed ANITA. Considerati i continui aggiornamenti e modifiche, le informazioni riportate potrebbero essere non aggiornate.
Coronavirus e trasporti internazionali: Albania, Bosnia, Romania, Macedonia, Serbia,  Slovenia
Coronavirus e trasporti internazionali: Albania, Bosnia, Romania, Macedonia, Serbia, Slovenia
Di seguito la situazione nei vari Paesi di maggiore interesse per il commercio internazionale, secondo le notizie rese note dal Ministero Affari Esteri ed ANITA. Considerati i continui aggiornamenti e modifiche, le informazioni riportate potrebbero essere non aggiornate.
Dal prodotto all’insegna quale leva per sostenere export e listini
Dal prodotto all’insegna quale leva per sostenere export e listini
Progettare un piano di export significa innanzitutto mappare lo “stato dell’arte” del singolo mercato di sbocco e valutarne le potenzialità, non soltanto sotto il profilo della domanda finale ma anche e, talora, soprattutto della domanda intermedia ovvero dei buyer e delle strutture distributive in essere.
Aggregarsi per l'export
Aggregarsi per l'export
Il panorama industriale italiano gode di un numero altissimo (circa 3 milioni) di piccole o addirittura micro aziende (rispettivamente con meno di 50 o 10 dipendenti). La media non raggiunge i 4 dipendenti per azienda, quando in Germania, ad esempio, è circa il triplo.
Il piano di business internazionale in 6 passi
Il piano di business internazionale in 6 passi
L’elaborazione di un piano marketing per l’estero serve a formalizzare un approccio pianificato che permetta di ridurre tempi, costi e rischi del processo di internazionalizzazione, evitando di procedere per tentativi o in base ad una valutazione superficiale dei mercati esteri e dei punti di forza e di debolezza dell’impresa.
L’importanza di tutelare la proprietà intellettuale
L’importanza di tutelare la proprietà intellettuale
Con il termine proprietà intellettuale (PI) si indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali frutto dell’attività creativa e inventiva dell’uomo, come le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design e i marchi.
Proprietà intellettuale e sorveglianza doganale
Proprietà intellettuale e sorveglianza doganale
La piaga economico-sociale della contraffazione preoccupa e occupa ogni giorno moltitudini di imprese in tutto il mondo.
Trasporto internazionale su strada e lettera di vettura CMR
Trasporto internazionale su strada e lettera di vettura CMR
La Convenzione di Ginevra del 1956, conosciuta come Convenzione CMR, disciplina i trasporti stradali internazionali di merce. Ne restano pertanto esclusi i trasporti in conto proprio, quelli realizzati dall’esportatore con veicoli propri e i trasporti nazionali che sono regolati da principi dell’ordinamento interno.