Nuova Disciplina sui Marchi Notori in Brasile

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Nel 2013, l’Ufficio Marchi e Brevetti brasiliano (BPTO) ha finalmente deciso di intervenire in materia di marchi notori e fornire così una risposta concreta a tutti coloro che, da anni, lamentavano la mancanza di una procedura, che consentisse ai titolari di ottenere in via principale il riconoscimento della “notorietà” di un marchio.

Nuova Disciplina sui Marchi Notori in Brasile

Al fine di comprendere adeguatamente il contenuto della nuova disciplina, appare opportuno  fare un passo indietro e soffermarsi, brevemente, sull’evoluzione che la materia ha subìto nel recente passato. 
L’opportunità di garantire o meno una protezione speciale ai marchi notori ha sempre rappresentato un aspetto estremamente controverso in Brasile.                                                                               
Nel 1980, nove anni dopo l’entrata in vigore della Legge sulla Proprietà Intellettuale n. 5772, il BPTO pubblicò le linee guida allo scopo di rendere noti i requisiti per ottenere la Dichiarazione di Notorietà, presupposto necessario per garantire l’inserimento dei marchi notori nell’apposito “Registro Separato”, espressamente, previsto dalla Legge n. 5772, di cui sopra. Ai sensi delle stesse linee guida, alla Dichiarazione di Notorietà conseguiva un’automatica protezione speciale, in favore dei marchi notori, che si estendeva a tutte le classi merceologiche. 

Qualche anno più tardi, nel 1994, l’Ufficio Marchi e Brevetti brasiliano pubblicò ulteriori Direttive, che si proponevano di fare chiarezza sull’ammissibilità o meno dei documenti da sottoporre al BPTO, al fine di ottenere la Dichiarazione di Notorietà. 
Tra i vari documenti elencati, quelli che, a giudizio dell’Ufficio, si caratterizzavano per la loro maggiore affidabilità, erano costituiti dai risultati dei sondaggi pubblici.   

Questo lo scenario, che ha preceduto l’approvazione e la successiva entrata in vigore della nuova Legge sulla Proprietà Intellettuale, avvenuta in data 15 maggio 1997, che, per la prima volta, ha introdotto il concetto di “marchi notori” e la successiva pubblicazione delle nuove linee guida, in data 3 febbraio 2004, dirette a stabilire la procedura per ottenere il riconoscimento del nuovo status.

Che cosa si intende per Marchio Notorio?

La nuova Legge sulla Proprietà Intellettuale, n. 9279, non fornisce alcuna definizione specifica in merito, ma si limita a stabilire che un marchio registrato in Brasile e ritenuto notorio, riceverà una protezione estesa a tutti i settori di attività, cioè, a tutte le classi merceologiche previste dalla Classificazione Internazionale, adottata dal Brasile. 
Appare del tutto evidente la differenza rispetto alla disciplina, prevista dall’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi, a proposito di un well known trademark, per il quale la protezione risulta essere, invece, limitata al singolo settore di attività. Inoltre, se per un marchio notorio è espressamente richiesta la registrazione in Brasile al fine di ottenere la protezione ultra-merceologica, la registrazione avvenuta all’estero non compromette la tutela giuridica riconosciuta ad un well known trademark

In assenza di una specifica definizione fornita dalla legge, si è ritenuto, pertanto, opportuno affidarsi ai pareri rilasciati, di volta in volta, dall’Ufficio Marchi e Brevetti e dai tribunali chiamati a pronunciarsi sulle richieste per il riconoscimento dello status di marchio notorio.   

Nel 1999, l’allora Procuratore Generale dell’Ufficio Marchi e Brevetti, pronunciandosi sul caso Dakota, precisò come un marchio notorio “dovesse, in particolare, presentare un carattere forte, essere conosciuto in tutti gli strati sociali e risultare associato ad un prodotto di impeccabile qualità”. Facendo, quindi, affidamento sull’opinione rilasciata dal Procuratore Generale, si potrebbe affermare che un marchio per essere ritenuto notorio debba essere dotato di altissima rinomanza tra i consumatori appartenenti a tutte le classi sociali, non solo in Brasile, ma anche all’estero e che tale rinomanza sia diretta conseguenza non solo della sua fama e della sua reputazione, ma anche del livello qualitativo eccezionale dei prodotti o dei servizi che il marchio stesso identifica. Tale interpretazione sembra trovare conferma anche nelle linee guida pubblicate nel 2004.                         

Quali sono i requisiti previsti per ottenere la protezione speciale attribuita ai marchi ritenuti notori?

A differenza di quanto indicato nelle linee guida del 1980, in cui era espressamente previsto che fosse il titolare di un marchio a sottoporre apposita richiesta affinché l’Ufficio Marchi e Brevetti si pronunciasse ufficialmente sulla natura del marchio e provvedesse ad emettere l’eventuale Dichiarazione di Notorietà, le linee guida pubblicate nel 2004 consentivano, invece, di ottenere il riconoscimento dello status di marchio notorio, unicamente in via incidentale attraverso il deposito di un formale atto di opposizione o a seguito di una pronuncia di nullità. 

In altre parole se il marchio, sulla base della prove fornite dal suo titolare, risultava essere notorio il BPTO convalidava l’eventuale richiesta di opposizione o provvedeva a dichiarare nulla l’avvenuta registrazione di un marchio simile o identico. Viceversa, nel caso in cui il marchio non fosse giudicato notorio, l’Ufficio Marchi e Brevetti respingeva le eventuali richieste formulate dal titolare e accoglieva, invece, la domanda di deposito del marchio contestato o ne convalidava l’avvenuto deposito.

Tra le numerose informazioni richieste dal BPTO al fine di dimostrare la notorietà di un marchio quelle che, agli occhi degli esaminatori, sembravano godere di maggiore credibilità erano indubbiamente i dati emersi dalle ricerche di mercato o i risultati dei sondaggi pubblici. Una volta ricevuta la qualifica di notorio, il marchio veniva così iscritto nell’apposito Registro per un periodo di cinque anni.  

Quali sono i vantaggi derivanti dal riconoscimento di notorietà di un marchio?

Il primo vantaggio che viene alla mente da un punto di vista prettamente amministrativo consiste nel rendere più agevole per i titolari di marchi notori l’eventuale contestazione di discutibili o deplorevoli richieste di registrazione da parte di terzi.

Aumentano, inoltre, le possibilità di ottenere un'ingiunzione da parte di un tribunale, nel caso in cui la richiesta provenga dal titolare di un marchio, che ha ottenuto il riconoscimento dello status di notorio da parte del BPTO.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla previsione di pene più severe (da 1/3 fino alla ½ rispetto alla pena edittale) per i reati, che comportano l’alterazione, la riproduzione o l’imitazione di un marchio notorio.
Infine, una volta che lo status di notorietà di un marchio è stato accertato, l’Ufficio Marchi e Brevetti è tenuto ad informare prontamente l’agenzia responsabile per la registrazione dei nomi di dominio (FAPESP), allo scopo di prevenire l’eventuale registrazione di domini, che possano risultare in conflitto con marchi notori. 

La soluzione adottata dall’Ufficio Marchi e Brevetti attraverso la Risoluzione N°110/2004 successivamente integrata dalla Risoluzione N° 121/2005 è, tuttavia, sempre stata oggetto di numerose critiche da parte dei titolari di marchi notori, i quali a più riprese ne hanno sottolineato l’inefficacia. 
In proposito è stato, infatti, sottolineato come un’azienda o un imprenditore che decida di riprodurre un marchio notorio, senza la preventiva autorizzazione del suo titolare difficilmente vorrà rivolgersi al BPTO per chiederne la registrazione. Di qui, l’impossibilità per lo stesso titolare di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla legge per contestare l’uso illegale del proprio marchio da parte di terzi e, al tempo stesso, ottenere il riconoscimento dello status di notorio.                                         

Alla luce di queste considerazioni, appare del tutto evidente come la sola previsione di procedimenti amministrativi incidentali non potesse rappresentare una misura sufficiente per tutelare in maniera adeguata la posizione dei titolari di marchi notori.  
Il 20 agosto 2013, sul numero 2224 dell' Industrial Property Journal e' stato pubblicato il testo della Risoluzione N. 107/2013 che, oltre a revocare le risoluzioni precedenti, ha finalmente introdotto un cambiamento significativo nella procedura prevista per il riconoscimento dei marchi notori

In particolare, è stato previsto che la relativa domanda potrà essere presentata da ciascun titolare in maniera assolutamente autonoma ed indipendente, senza cioè che quest'ultimo debba attendere l’eventuale deposito della domanda di registrazione di un marchio simile o identico al proprio, oppure promuovere un procedimento amministrativo per ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio illegalmente registrato. La domanda potrà, quindi, essere direttamente sottoposta all’attenzione di una Speciale Commissione, appositamente nominata per pronunciarsi su tali questioni e dovrà fornire la necessaria documentazione atta a:

  • stabilire che il marchio è effettivamente conosciuto da un’ampia porzione del pubblico dei consumatori;
  • dimostrare la qualità, la reputazione e il prestigio che il pubblico associa al marchio ed ai prodotti/servizi, cui il marchio si riferisce; e
  • sottolineare il grado di unicità ed esclusività del marchio. 

Tra la documentazione giudicata idonea allo scopo da parte del BPTO, vale la pena sottolineare, a titolo di esempio:

  • risultati delle ricerche di mercato;
  • risultati di ricerche effettuate tra i consumatori, chiamati ad esprimersi sull’immagine del marchio;
  • materiale pubblicitario ed articoli pubblicati sui media;
  • eventuali sentenze riguardanti l’uso illecito del marchio.

La nuova normativa ha inoltre modificato la durata della protezione speciale, prevista per i marchi notori, che è stata così estesa a 10 anni e non più a 5, come invece stabilito in precedenza. 
Nel mese di febbraio, infine, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Risoluzione N. 27/2014, che ha reso note le nuove tariffe ufficiali previste per le richieste volte ad ottenere il riconoscimento dello status di notorio. 

Divenute esecutive il 10 marzo 2014, le nuove tariffe hanno fatto registrare un aumento consistente rispetto ai valori precedenti, passando da circa $16,000 agli attuali $17,216, per le richieste depositate elettronicamente, fino ad arrivare a $18,937 per quelle in forma cartacea. Intervenuto sulla questione legata all’aumento dei costi, l’Ufficio Marchi e Brevetti ha rivelato che il criterio utilizzato per calcolare l’entità delle nuove tariffe si è basato sul costo che ciascun titolare di un marchio sarebbe stato chiamato a sostenere, qualora avesse richiesto l’estensione del proprio marchio a tutte e 42 le classi merceologiche previste dal sistema brasiliano.           

Avv. Stefano Linares                                                                                                                        

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