Garanzie e pagamenti per il know how

di lettura
Nella negoziazione del contratto di know-how sono particolarmente importanti il contenuto delle garanzie prestate dal licenziante e i diversi tipi di pagamento normalmente utilizzati.

Il contenuto delle garanzie prestate dal licenziante differisce sensibilmente nelle diverse situazioni. In generale, possiamo distinguere due tipi di garanzie.

Garanzie relative ai risultati che devono essere conseguiti dal licenziatario. La concessione di questo tipo di garanzie, come è naturale, non è generalmente consigliabile dal punto di vista del licenziante. Infatti, se il licenziante può ragionevolmente confidare di essere in grado di insegnare al licenziatario come applicare il know-how alla fabbricazione di un prodotto o a un procedimento produttivo, non può essere sicuro che il licenziatario sia in grado di imparare nella misura necessaria per conseguire i risultati garantiti.

Garanzie relative ai mezzi che deve prestare il licenziante per eseguire il contratto. In questo caso, il licenziante cerca di limitare il proprio impegno alla comunicazione delle informazioni definite nel contratto, senza assumersi responsabilità in merito ai risultati della loro applicazione pratica da parte del licenziatario. Inoltre, dal punto di vista del licenziante, può essere consigliabile escludere ogni garanzia in caso di un'eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, conseguente alla fabbricazione e vendita dei prodotti licenziati. Infatti, il licenziante, anche dopo un'accurata ricerca relativa all'esistenza di privative di terzi, non potrà mai essere sicuro che l'applicazione produttiva del proprio know-how non violi tali eventuali diritti.

Pagamenti per il know-how

I pagamenti Lump-sum sono pagamenti di importo determinato, pagabili dal licenziatario in una o più rate. I pagamenti di royalty sono invece pagamenti il cui importo dipende dai risultati economici dell'attività del licenziatario. In generale, si possono distinguere le seguenti tipologie di pagamenti di royalty.

Royalty calcolate sulle vendite del licenziatario. In particolare, queste royalty potranno essere calcolate sul prezzo lordo di vendita, sul prezzo netto di vendita, sul "fair market price" o prezzo equo di mercato. Quest'ultimo costituisce uno dei vari accorgimenti contrattuali per potere ricevere comunque royalty piene, anche nel caso in cui il licenziatario pratichi condizioni di particolare favore nella vendita dei prodotti licenziati.

Royalty calcolate sulla produzione del licenziatario. Queste royalty potranno essere calcolate come importo fisso per unità di produzione, oppure per Kg o Lt di prodotto, e così via. Mentre le royalty sopra considerate maturano in seguito alla vendita del prodotto licenziato, le royalty in esame maturano in un momento precedente, e cioè al momento della produzione. In altri termini, il licenziante non corre il rischio dellìinvenduto da parte del licenziatario. Tuttavia, mentre le royalty sulle vendite si rivalutano automaticamente in quanto seguono lìandamento dei prezzi del prodotto venduto, le royalty sulla produzione richiedono la previsione di appositi meccanismi di rivalutazione.

Royalty calcolate sugli utili del licenziatario. Poiché le royalty sugli utili sono molto incerte, dato che un'impresa potrebbe risultare in perdita anche in presenza di un forte sfruttamento della tecnologia licenziata, questo tipo di royalty è previsto soprattutto nelle transazioni intragruppo o in relazione a certi contratti di joint venture societarie.

 Allo scopo di ridurre lìinevitabile grado di incertezza insito in ogni pagamento di royalty, può essere consigliabile per il licenziante pattuire una combinazione di pagamenti lump-sum e di royalty. Inoltre, il licenziante può chiedere al licenziatario di prevedere un ammontare minimo di royalty, cioè un importo minimo dovuto in ogni caso dal licenziatario, indipendentemente dal risultato economico (produzione, vendita) della sua attività. Il pagamento delle royalty non è di facile controllo per il licenziante. Infatti, i metodi usuali per accertare la correttezza del calcolo dei pagamenti di royalty (rendiconti scritti del licenziatario, diritto di ispezione contabile del licenziante ) non consentono di evitare completamente eventuali inesattezze di calcolo. In certi casi, tuttavia, il controllo del licenziante può risultare facilitato, per esempio qualora il licenziatario utilizzi nella propria produzione solo componenti o materiali forniti dal licenziante. Infatti, conoscendo il numero di componenti forniti, si può effettuare una stima dei prodotti fabbricati dal licenziatario utilizzando quel componente.

Claudio Costa

Tag dell'informativa
Altre tematiche
Operazioni di credito e incasso documentario: Le Nuove Regole Icc per la presentazione dei documenti in formato elettronico
Operazioni di credito e incasso documentario: Le Nuove Regole Icc per documenti in formato elettronico Lo scorso 1 Luglio 2019 sono entrate in vigore due importanti pubblicazioni della CCI riguardanti le operazioni documentarie. In particolare si tratta della nuova versione delle eUCP, da oggi eUCP 2.
Novità del codice della crisi di impresa e relative procedure
Novità del codice della crisi di impresa e relative procedure Il nuovo Codice della Crisi di Impresa (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) fornisce una nuova definizione di “crisi descrivendola quale “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Servizi di intermediazione online e mercato digitale: nuove sfide per l’Europa
Servizi di intermediazione online e mercato digitale: nuove sfide per l’Europa Nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale è stato raggiunto un accordo politico fra le istituzioni europee in merito all’adozione di un nuovo regolamento UE che si prefigge quale obiettivo quello di assicurare  equità, trasparenza e prevedibilità nelle pratiche commerciali utilizzate dalle piattaforme di intermediazione online e dai motori di ricerca generici nei confronti delle imprese e degli operatori commerciali che ne fruiscono.
Guida Pratica: Il trasporto internazionale
Guida Pratica: Il trasporto internazionale Quando un’impresa decide di commercializzare i suoi prodotti all’estero, non può assolutamente esimersi da un’attenta gestione del trasporto e dei rapporti giuridici con i soggetti coinvolti i quali giocano un ruolo importantissimo anche in relazione ad eventuali problematiche doganali.
Conai: la dichiarazione ed il versamento per gli importatori
Conai: la dichiarazione ed il versamento per gli importatori CONAI è il Consorzio Nazionale Imballaggi e si occupa di recuperare, riciclare e/o smaltire i rifiuti derivanti da materiali da imballaggio in Italia.
La nuova normativa europea sul trattamento dei dati personali
La nuova normativa europea sul trattamento dei dati personali Il nuovo Regolamento Privacy sarà applicabile su tutto il territorio dell’Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 ed abrogherà la quasi totalità della legge italiana attualmente vigente (Codice Privacy).
Regolamento 2018/1807 e dati non personali: via libera dall’UE alla libera circolazione
Regolamento 2018/1807 e dati non personali: via libera dall’UE alla libera circolazione Il nuovo Regolamento UE 2018/1807 si inserisce nel più ampio quadro della disciplina europea relativa alla regolamentazione del trattamento di dati e aggiunge un ulteriore tassello alla strategia per il mercato unico digitale.
Unione europea: aggiornato il regolamento di blocco
Unione europea: aggiornato il regolamento di blocco A distanza di 22 anni dalla sua pubblicazione, il legislatore unionale ha inteso modificare il Reg. (CE) n. 2271/96 del Consiglio (c.d.
E-commerce: proposte di direttive UE a di tutela del consumatore
E-commerce: proposte di direttive UE a tutela del consumatore La Commissione Europea, nell’ambito di un pacchetto denominato “New deal for consumers – Un new deal per i consumatori”, ha presentato due proposte di direttiva volte a rafforzare la tutela del consumatore.
Come superare le criticità della resa EXW
Come superare le criticità della resa EXW Nell’articolo un approfondimento sui termini di resa, con particolare riferimento alla resa Franco Fabbrica e alle modalità di ridurre i rischi della mancata prova dell’esportazione.