Nomi a dominio: strategie e cautele nell'utilizzo delle nuove estensioni generiche

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Breve vademecum per impostare, gestire e tutelare in modo efficace il proprio portafoglio di nomi a dominio, coordinarlo con il proprio portafoglio marchi e limitare fortemente il rischio di contenziosi giudiziari.

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Da poco più di un anno è stata introdotta una novità "epocale", che sta attualmente rivoluzionando l’intero sistema dei nomi a dominio: la possibilità di acquistare o "prenotare" nuove estensioni generiche denominate nTLD (un esempio sono le estensioni .art., .chat, .shop, .shoes, .bags, .boutique etc.) periodicamente rilasciate dall’ICANN ("Internet Corporation for Assigned Names and Numbers"), un'agenzia internazionale no profit che gestisce i nomi e i domini dei siti internet. Si tratta di nuove estensioni suddivise per "area " o "categoria", destinate ad affiancare i tradizionali TLD .com, .net e .org.

Aspetti generali

Per chi non li conoscesse, i "TLD" sono i domini di primo livello, che seguono il nome a dominio (definito dominio di secondo livello) dopo il punto in un qualsiasi indirizzo URL. In generale:

  • l’estensione .IT viene definita "country code TLD" (o "ccTLD");
  • le estensioni .COM o .NET vengono definite "generic TLD" (o "gTLD");
  • le nuove estensioni .art., .chat, .shop, .shoes ecc. vengono indicate, come già detto, "nTLD".

L’ICANN ha in programma di rilasciare oltre 700 nTLD nel corso dei prossimi anni. Al momento, le statistiche parlano di oltre 400 nuove nTLD, già rese disponibili, e di oltre 3 milioni di domini già attivati con questa tipologia di estensione.
L’obiettivo delle nTLD è quello di aprire nuovi spazi online e traghettarci verso un nuovo modo di concepire la Rete, non più organizzato in base ad un ordine territoriale o geografico (come hanno fatto finora le estensioni .it, .de, .fr, ecc.), bensì per area o categoria di riferimento. Le nTLD consentiranno alle imprese di beneficiare di nuove opportunità di sviluppo online, ma incrementeranno anche i rischi derivanti soprattutto dalle registrazioni illecite effettuate dai cosiddetti cyber squatter. Si tratta di:

  • soggetti che registrano a fini di profitto TLD uguali, simili o anche solo confondibili con i nomi a dominio o i marchi "celebri"; oppure di
  • soggetti che si accaparrano preventivamente i TLD al fine di tentare di venderli ai soggetti titolari di marchi o denominazioni sociali identiche o anche solo simili ad un prezzo totalmente fuori mercato.

Perché registrare un dominio con una delle nuove estensioni "nTLD"?

E’ assolutamente consigliabile registrare il proprio marchio (corrispondente al marchio della propria impresa oppure alla propria denominazione sociale) con una delle nuove estensioni essenzialmente per:

  • ragioni di marketing, perché in tal modo è possibile diversificare le aree di attività di un medesimo business. Se si è titolari, ad esempio, di un’attività alberghiera, oltre ad attivare il nTLD ".hotel" dedicato agli ospiti, nel caso in cui vengano organizzati corsi per manager da adibire alle varie attività dell’hotel potrebbe essere opportuno attivare il dominio con estensione ".academy" dedicato agli iscritti a tali corsi oppure a quanti vogliono avere informazioni in merito;
  • proteggere il proprio marchio, perché in tal modo si evita che il marchio o la denominazione sociale, che rappresentano il business e il nome di un’impresa, finiscano nelle mani di terzi malintenzionati. Così facendo si protegge la propria reputazione online, si controlla la propria presenza sul Web e si migliora la competitività del marchio evitando danni d’immagine o sviamento di clientela;
  • questioni di rank, perché gli nTLD specificano meglio l’ambito di attività di un’impresa e conseguentemente migliorano il posizionamento del sito nelle result pages sui motori di ricerca (questo è un aspetto dichiarato apertamente da Google, a patto che i contenuti delle pagine Web attestate sul dominio siano direttamente correlabili dal punto di vista della "Search Engine Optimization" alla nTLD prescelta).

Inoltre, la legge italiana (in particolare il "Codice della Proprietà Industriale") equipara praticamente il domain name e il marchio anche sul piano della loro tutela o enforcement. Di qui è di tutta evidenza quale importanza assuma un domain name e perché vi sia l’esigenza di "coordinare" il proprio marchio (a maggior ragione se questo è registrato come marchio d’impresa) con uno o più TLD o nTLD per evitare, ad esempio, che cyber squatters senza scrupoli possano appropriarsene indebitamente. Alla luce di quanto sopra, oggi è assolutamente opportuno verificare lo stato del proprio portafoglio di nomi a dominio, ripensando le strategie di protezione su Internet visti gli strumenti di tutela a disposizione.

Strategie da adottare

Tutto il sistema dei domain names si basa sul principio del "first come first served" (traducibile con "chi prima arriva prima viene servito"). Pertanto, una strategia proattiva ed efficace potrà consistere nel:

  1. Registrare il proprio marchio o denominazione sociale come domain name possibilmente identico (per anticipare eventuali soggetti malintenzionati dato che il costo dell'assegnazione e successivi rinnovi di un nome a dominio sono estremamente contenuti) scegliendo tra:
  • estensioni ccTLD corrispondenti ai paesi commercialmente rilevanti per la propria attività (es. .fr, .de, .es);
  • estensioni ccTLD corrispondenti ai paesi in cui il rischio di contraffazione è maggiore (es. .cn e .com.cn per la Cina);
  • estensioni gTLD più popolari (es .com) o nTLD corrispondenti al proprio settore (.coffee, .fashion, ecc.)
  1. Per le aziende che intendono esportare all’estero, registrare domain name corrispondenti ai proprio marchio ed alla propria denominazione sociale non solo in caratteri "latini", ma anche negli altri caratteri utilizzati nei mercati nei quali intende operare (es. registrare il proprio marchio o denominazione sociale "traslitterato" in cirillico, arabo, cinese o giapponese). Si tratta di una scelta indispensabile per operare efficacemente in tali mercati perché in tal modo un consumatore di quei Paesi, che non conosce i caratteri latini, riesce a pronunciare foneticamente il nome del marchio e, quindi, a "memorizzarlo").
  2. Attivare un apposito "servizio di sorveglianza sui nomi a dominio", per essere informati tempestivamente nel caso in cui un terzo registri un nome a dominio identico o anche solo simile al proprio, e potersi attivare in tempo utile per chiederne la "riassegnazione" (una procedura arbitrale alternativa alla giustizia ordinaria) oppure bloccare eventuale attività contraffattoria tramite diffide o procedimenti giudiziari (es. sequestri).

Una strategia ancor più proattiva, riservata però a coloro che hanno già registrato il proprio marchio d’impresa presso una delle autorità autorizzate (UIBM, UAMI, WIPO) potrà consistere, in aggiunta a quanto già detto nei precedenti punti a-b-c, nel registrare il marchio presso la "Trademarks Clearinghouse" ("TMCH"). Si tratta di un apposito registro il cui scopo è proteggere i diritti dei titolari di marchi registrati durante la fase di lancio di ciascuna delle nuove estensioni dei nTLD ed evitare il rischio di violazioni. In particolare, tale registrazione consentirà all’azienda di:

  • avere una corsia preferenziale nella registrazione di nTLD identici al proprio marchio a mano a mano che questi verranno rilasciati dall’ICANN. Il titolare del marchio avrà il diritto di richiedere – in anticipo rispetto al pubblico - la registrazione del nome a dominio identico al proprio marchio durante ciascuna fase "Sunrise" di tutti i nTLD di nuova attivazione (della durata di almeno 30 giorni);
  • poter essere informati tempestivamente della registrazione da parte di terzi di nomi a dominio identici al proprio marchio in modo da poter prendere le iniziative ritenute opportune.

Avv. Giampaolo Benedetti Pearson

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