Proprietà intellettuale e contraffazione negli USA

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La difesa del patrimonio intellettuale è una scelta strategica per qualunque azienda, ma assume un ruolo delicato quando si opera in mercati esteri.

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Registrare un marchio, ottenere un brevetto, sorvegliare con costanza le condotte dei concorrenti e, in caso di violazione, difendere tempestivamente i diritti acquisiti, possono rivelarsi attività complesse e alquanto dispendiose.

Le imprese italiane che operano sul mercato statunitense e che vogliono proteggere il proprio asset strategico, possono fare affidamento alle attività messe in atto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane e dalla Guardia di Finanza, e a quelle delle principali agenzie americane per la lotta alla contraffazione.

Il Governo italiano ha attivato una rete di uffici italiani dedicati alla tutela dei diritti della proprietà intellettuale e di assistenza per gli ostacoli al commercio, in quattro paesi strategici: Stati Uniti, Cina, Russia e Turchia. Negli Stati Uniti l’ufficio si coordina con l’Ambasciata italiana a Washington, che ha il ruolo istituzionale di tutelare gli interessi dell’Italia e dei cittadini italiani presso il territorio statunitense.

L’Ambasciata italiana si avvale della collaborazione di figure professionali specifiche, tra le quali, quella di un ufficiale della Guardia di Finanza (GDF). Tra i numerosi incarichi svolti negli Stati Uniti, la GDF intrattiene rapporti con le forze dell’ordine locali impegnate nel contrasto alle organizzazioni criminali coinvolte nelle attività di produzione e distribuzione illegale di prodotti contraffatti.

International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)

In tema di lotta alla contraffazione la GDF collabora con l’IACC, l’associazione no-profit che tutela i diritti della proprietà intellettuale delle imprese associate, sia sul territorio statunitense che all’estero.

IACC ha messo a punto una serie di programmi destinati alle aziende che possono fare leva su specifiche iniziative contro la contraffazione online e sviluppare relazioni professionali con alcune piattaforme online. In particolare:

  • RogueBlock Program, collaborazione tra IACC  e il settore dei servizi di pagamento, volta alla creazione di una procedure snella e semplificata che consenta ai soci di segnalare i venditori di prodotti contraffatti e piratati direttamente alle società emittenti delle carte di credito e a quelle che offrono servizi finanziari
  • MarketSafe Program, collaborazione tra IACC e il Gruppo Alibaba, è un programma unico nel suo genere, attraverso il quale i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono ricorrere a un meccanismo semplificato per: ottenere la rapida rimozione delle inserzioni di prodotti contraffatti e dei loro venditori, risolvere situazioni complesse e potenzialmente problematiche, beneficiare di strumenti straordinari per colpire le strategie elusive messe in atto dai contraffattori e del sostegno pratico di analisti dedicati che parlano cinese
  • Amazon Program, un modulo disponibile nel sito IACC consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di segnalare eventuali violazioni e ottenere soluzioni rapide entro 24 ore dalla segnalazione. Le informazioni così raccolte vengono successivamente elaborate da diversi team di Amazon allo scopo di identificare soluzioni, che impediscano il ripetersi di simili violazioni.  

National Intellectual Property Right Center

Il National Intellectual Property Rights Coordination Center è composto, tra gli altri, da agenti appartenenti al Dipartimento dell’Immigrazione e dell’F.B.I. che vigilano sul rispetto delle normative nazionali e internazionali poste a tutela dei diritti della proprietà intellettuale.

GRAS RAPEX  e S.I.A.C.

La GDF può avvalersi anche del sistema informativo di allerta rapido comunitario denominato “GRAS RAPEX” e del Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.), attivo dal 2014 (attualmente in fase di revisione e sviluppo).

Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea e affidata dal Ministero dell’Interno alla Guardia di Finanza, è realizzato come una piattaforma telematica plurifunzionale che assolve le funzioni di: informazione per i consumatori, cooperazione tra gli attori istituzionali e tra le forze di polizia e tra queste e le Polizie Municipali, collaborazione tra le componenti istituzionali e le aziende.  

Il sito web fornisce un quadro aggiornato sull’azione svolta dai vari attori istituzionali, che presidiano il “mercato del falso”, mettendo a disposizione dell’utenza anche indicazioni e consigli pratici per evitare di acquistare prodotti contraffatti, o pericolosi. Il sistema, inoltre, consente ai titolari di creazioni industriali e intellettuali di collaborare attivamente all’azione di prevenzione e contrasto mediante l’invio di elementi informativi sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione (immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) di pronta consultazione per gli organi di controllo operanti sul campo.

Convenzioni di Parigi e Protocollo di Madrid

La Convenzione di Parigi è stata sottoscritta il 20 marzo 1883 per tutelare la proprietà intellettuale. Si tratta del primo importante documento internazionale, che consente di superare l’ostacolo della territorialità del marchio. Successivamente è stata riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Il documento prevede che i Paesi ai quali si applica la Convenzione siano costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale che ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

Secondo quanto sancito dalla Convenzione “i cittadini di ciascun Paese dell’Unione potranno beneficiare dei vantaggi che le rispettive leggi nazionali accordano ai propri cittadini in tema di protezione della proprietà industriale, compresi quegli strumenti giudiziali volti a combattere qualunque lesione dei loro diritti nel rispetto delle condizioni e delle formalità previste dalle leggi nazionali”. “Nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese in cui è richiesta la protezione sarà più necessario per il godimento dei diritti di proprietà industriale”. In ogni caso, “sono fatte salve le disposizioni normative interne a ciascun Paese appartenente all’Unione in materia di procedura e di competenza”.

L’Accordo di Madrid, sottoscritto il 14 aprile 1891, sostituisce il deposito plurimo previsto dalla Convenzione con un sistema di deposito unico, che consente di ottenere piena efficacia in ogni Paese firmatario dell’Accordo. In altre parole, i cittadini di ogni Paese contraente possono assicurarsi, in tutti gli altri Paesi partecipanti all’Accordo, la protezione dei marchi registrati nel “Paese di origine”, grazie al deposito di tali marchi presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, eseguito per mezzo dell’Amministrazione del “Paese di origine”. Il sistema prevede che possa essere proposta domanda di registrazione internazionale solo sulla base di una registrazione già avvenuta nel Paese di origine.

Il “marchio internazionale”, previsto dall’Accordo di Madrid è stato oggetto di molte revisioni, compreso il c.d. Protocollo di Madrid del 1999, grazie al quale hanno aderito al sistema anche molti altri paesi commercialmente molto importanti per le imprese italiane, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone e  la stessa Unione Europea.                                                                                                            

La registrazione internazionale permette, quindi, di estendere in molti paesi i propri diritti sul marchio di base con una procedura semplificata e con costi contenuti o, comunque, più bassi rispetto ai singoli depositi nazionali. Una registrazione internazionale è vincolata alla validità del marchio di base per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione. Solo alla scadenza del periodo di cinque anni, la registrazione internazionale diventa indipendente dalle vicende, che possono interessare il marchio di base.

Nel caso di estensione agli Stati Uniti, il titolare di un marchio registrato in Italia può, dunque, procedere con la richiesta di registrazione internazionale. Dopo un preliminare controllo amministrativo sulla sua validità e completezza, la domanda viene trasmessa all’Ufficio Internazionale, il quale provvede alla sua pubblicazione sulla WIPO Gazette of International Marks e alla relativa comunicazione della registrazione allo United States Patent and Trademark Office (USPTO), il quale procederà all’esame della domanda per l’estensione della registrazione.

Tale esame viene condotto alla luce della normativa vigente negli Stati Uniti e, in non pochi casi, tale esame si conclude col rigetto della relativa richiesta di estensione.

  • Negli Stati Uniti, in materia di marchi, trova applicazione il principio secondo cui la titolarità del marchio è attribuita a colui che per primo lo utilizza in commercio.
  • In Europa, invece, la titolarità del marchio spetta a colui che per primo ha provveduto alla sua registrazione, anche qualora il marchio sia già utilizzato da terzi. 

Italian Sounding

Questo fenomeno di contraffazione imitativa negli Stati Uniti colpisce i prodotti italiani del comparto agro-alimentare, sebbene protetti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine. Il problema non riguarda soltanto le evocazioni imitative dei prodotti italiani, ma anche una sostanziale differenza nella classificazione del medesimo prodotto: così alcuni prodotti italiani, noti in quanto espressione del legame tra tipicità, territorio e processo di lavorazione, negli Stati Uniti vengono, invece, definiti “generic” o “semi-generic” e come tali inidonei a essere registrati come marchi. Inoltre, proprio il mancato riconoscimento di alcune peculiarità esclusive del prodotto determina una considerevole diminuzione del suo valore sul mercato.                 

Gli Stati Uniti da tempo si oppongono alle richieste europee in tema di indicazioni geografiche e al concetto stesso di indicazioni geografiche protette, in quanto giudicate in contrasto con il sistema vigente in USA.

A ottobre 2021, in occasione della “Settimana dell’anticontraffazione”, si è insediato il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian sounding (Cnalcis). L’organismo, istituito presso il Mise, promuoverà ogni azione utile per tutelare i prodotti italiani.

Il Cnalcis sarà il luogo dove verranno condivise e adottate azioni di intervento, efficaci e innovative, per rafforzare gli strumenti a disposizione di cittadini ed imprese. I primi potranno proteggersi dalla diffusione di prodotti falsi nel commercio. Le seconde potranno tutelarsi dalle violazioni dei diritti di proprietà industriale.

Si tratta di “un ulteriore strumento utile per valorizzare la proprietà industriale quale asse strategico imprescindibile di politica industriale. Tutelare i prodotti originali italiani significa difendere la capacità delle imprese di presidiare le quote del mercato globale in cui l’Italia è competitiva, ma anche di favorire l’insediamento in nuovi mercati, tutelando e promuovendo la qualità e la capacità di innovazione del Made in Italy dalla concorrenza sleale della contraffazione”, così ha commentato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Stefano Linares

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