21 maggio 2008

Garanzie e pagamenti per il know how

di lettura
Esaminiamo due questioni relative alla negoziazione del contratto di know-how particolarmente importanti: il contenuto delle garanzie prestate dal licenziante e i diversi tipi di pagamento normalmente utilizzati.

Il contenuto delle garanzie prestate dal licenziante differisce sensibilmente nelle diverse situazioni. In generale, possiamo distinguere due tipi di garanzie.

  1. Garanzie relative ai risultati che devono essere conseguiti dal licenziatario. La concessione di questo tipo di garanzie, come è naturale, non è generalmente consigliabile dal punto di vista del licenziante. Infatti, se il licenziante può ragionevolmente confidare di essere in grado di insegnare al licenziatario come applicare il know-how alla fabbricazione di un prodotto o a un procedimento produttivo, non può essere sicuro che il licenziatario sia in grado di imparare nella misura necessaria per conseguire i risultati garantiti.
  2. Garanzie relative ai mezzi che deve prestare il licenziante per eseguire il contratto. In questo caso, il licenziante cerca di limitare il proprio impegno alla comunicazione delle informazioni definite nel contratto, senza assumersi responsabilità in merito ai risultati della loro applicazione pratica da parte del licenziatario. Inoltre, dal punto di vista del licenziante, può essere consigliabile escludere ogni garanzia in caso di un'eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, conseguente alla fabbricazione e vendita dei prodotti licenziati. Infatti, il licenziante, anche dopo un'accurata ricerca relativa all'esistenza di privative di terzi, non potrà mai essere sicuro che l'applicazione produttiva del proprio know-how non violi tali eventuali diritti.

Pagamenti per il know-how

I pagamenti Lump-sum sono pagamenti di importo determinato, pagabili dal licenziatario in una o più rate.

I pagamenti di royalty sono invece pagamenti il cui importo dipende dai risultati economici dell'attività del licenziatario. In generale, si possono distinguere le seguenti tipologie di pagamenti di royalty.

Royalty calcolate sulle vendite del licenziatario

In particolare, queste royalty potranno essere calcolate sul prezzo lordo di vendita, sul prezzo netto di vendita, sul "fair market price" o prezzo equo di mercato. Quest'ultimo costituisce uno dei vari accorgimenti contrattuali per potere ricevere comunque royalty piene, anche nel caso in cui il licenziatario pratichi condizioni di particolare favore nella vendita dei prodotti licenziati.

Royalty calcolate sulla produzione del licenziatario

Queste royalty potranno essere calcolate come importo fisso per unità di produzione, oppure per Kg o Lt di prodotto, e così via. Mentre le royalty sopra considerate maturano in seguito alla vendita del prodotto licenziato, le royalty in esame maturano in un momento precedente, e cioè al momento della produzione. In altri termini, il licenziante non corre il rischio dellìinvenduto da parte del licenziatario. Tuttavia, mentre le royalty sulle vendite si rivalutano automaticamente in quanto seguono lìandamento dei prezzi del prodotto venduto, le royalty sulla produzione richiedono la previsione di appositi meccanismi di rivalutazione.

Royalty calcolate sugli utili del licenziatario

Poiché le royalty sugli utili sono molto incerte, dato che un'impresa potrebbe risultare in perdita anche in presenza di un forte sfruttamento della tecnologia licenziata, questo tipo di royalty è previsto soprattutto nelle transazioni intragruppo o in relazione a certi contratti di joint venture societarie.

Allo scopo di ridurre l'inevitabile grado di incertezza insito in ogni pagamento di royalty, può essere consigliabile per il licenziante pattuire una combinazione di pagamenti lump-sum e di royalty.

Inoltre, il licenziante può chiedere al licenziatario di prevedere un ammontare minimo di royalty, cioè un importo minimo dovuto in ogni caso dal licenziatario, indipendentemente dal risultato economico (produzione, vendita) della sua attività.

Il pagamento delle royalty non è di facile controllo per il licenziante. Infatti, i metodi usuali per accertare la correttezza del calcolo dei pagamenti di royalty (rendiconti scritti del licenziatario, diritto di ispezione contabile del licenziante ) non consentono di evitare completamente eventuali inesattezze di calcolo.

In certi casi, tuttavia, il controllo del licenziante può risultare facilitato, per esempio qualora il licenziatario utilizzi nella propria produzione solo componenti o materiali forniti dal licenziante. Infatti, conoscendo il numero di componenti forniti, si può effettuare una stima dei prodotti fabbricati dal licenziatario utilizzando quel componente.

Claudio Costa

Contrattualistica
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
24 febbraio 2023 Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
4 novembre 2022 Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Il 23 febbraio 2022 è stata pubblicata la proposta di Direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.