Cessione e licenza di brevetto

L'impresa ha tre opzioni per ottenere una tecnologia. Può infatti realizzarla in proprio, farla realizzare da terzi per proprio conto su commissione oppure acquisirla da terzi. Esaminiamo questa terza ipotesi.

La produzione in proprio di una tecnologia può avvenire secondo due principali modalità:

  • mediante una specifica attività interna di ricerca e sviluppo (Research & Development)
  • traendo continui insegnamenti tecnici dall'attività produttiva quotidiana (Learning by doing).

La realizzazione su commissione di tecnologie avviene anch'essa secondo due principali modalità:

  • tramite i contratti di progettazione e design
  • mediante la fabbricazione di prodotti da parte di subfornitori.

L'acquisizione di tecnologie da terzi può avvenire mediante la stipulazione di contratti che hanno per oggetto tecnologie brevettate o tecnologie non brevettate (contratti di Know-how). Nell'ambito dei contratti che hanno per oggetto tecnologie brevettate, si possono distinguere i:

  • contratti di cessione di brevetto
  • i contratti di licenza di brevetto.

La distinzione consiste sostanzialmente in questo:

  • con il contratto di cessione di brevetto, il cedente si priva della titolarità del brevetto a favore del cessionario, dietro pagamento di un prezzo
  • con il contratto di licenza di brevetto, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto di godimento temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità.

In entrambi i casi, sia quando si acquista un brevetto (cessione) sia quando lo si riceve in godimento (licenza), prima di stipulare il contratto è opportuno che l'impresa ricevente effettui una verifica in merito allo stato del brevetto.

Questa verifica è particolarmente importante soprattutto nel caso di contratti di acquisto di brevetti. Anche per i contratti di licenza di brevetto tale verifica è importante sia nell'ipotesi di tecnologie brevettate che in quella di tecnologie non brevettate.

Le ragioni sono sostanzialmente le stesse che consigliano di effettuare un controllo dello stato giuridico di un immobile quando si intende acquistarlo, piuttosto che riceverlo in locazione.
Infatti, non diversamente dal caso dell'acquisto di un immobile, si tratta di controllare che non esistano diritti anteriori di terzi che possano limitarne le possibilità di sfruttamento.P

Principali tipi di verifica

Verificare se la tecnologia è coperta da uno o da più brevetti dello stesso concedente, e assicurarsi che il contratto abbia per oggetto l'insieme di tutti questi brevetti e non solo una parte di essi. Questo controllo può essere effettuato mediante ricerca per titolare su una banca dati brevettuale.

Verificare che il concedente sia titolare di brevetti in ciascuno dei Paesi di proprio interesse nel caso di contratti che abbiano per riferimento un territorio non limitato al nostro Paese.

Effettuare una ricerca, sempre su banca dati brevettuale, per accertarsi, nei limiti del possibile, che non esistano brevetti di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento della tecnologia che si intende acquisire.

Esaminare la validità del brevetto sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della novità e dell'attività inventiva, e in particolare verificare che la soluzione tecnica oggetto del brevetto non sia desumibile dallo stato della tecnica, quale risulta da eventuali pubblicazioni, dalle tecnologie utilizzate nel mercato, da brevetti anteriori validi o scaduti, e così via.

Domandarsi quali soluzioni tecniche siano effettivamente protette dal brevetto, verificando l'effettiva estensione delle rivendicazioni contenute nel documento brevettuale.

Claudio Costa
 

Contrattualistica
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