Arbitrato e mediazione nelle controversie sulla proprietà intellettuale

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Le controversie riguardanti la Proprietà Intellettuale solitamente coinvolgono questioni relative alla titolarità, validità, appropriazione indebita di un diritto di PI.

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L’arbitrato è un meccanismo privato di risoluzione delle controversie alternativo alle corti nazionali. È scelto dalle parti e porta a una definizione conclusiva e vincolante, resa da un giudice imparziale.

Le parti possono concordare il ricorso alla procedura arbitrarle prima del sorgere della controversia, inserendo una clausola arbitrale nel contratto, oppure dopo l’insorgere del conflitto.

Secondo la 14a Edizione della “Roadmap della Proprietà Intellettuale” (The ICC Intellectual Property Roadmap), sono numerose le situazioni in cui l’arbitrato può risultare uno strumento appropriato, ad esempio per le controversie relative alle licenze di diritti di proprietà intellettuale, ai contratti per il trasferimento dei diritti di PI (acquisizione di una società), o contratti attraverso i quali la Proprietà Intellettuale viene sviluppata (contratti di ricerca o di lavoro, accordi di venture capital o co-founding).

Una vasta gamma di controversie legate alla PI è ora considerata “arbitrabile”: controversie relative ai diritti d’autore e al know-how, alla violazione di brevetti e al pagamento di royalties. C’è una chiara tendenza verso un maggiore uso dell’arbitrato nelle controversie sui brevetti, anche al di là dei campi classici in cui l’arbitrato è già regolarmente utilizzato, come le controversie in materia di licenze.

Vantaggi dell’arbitrato

  • In base al principio dell’autonomia privata, l’arbitrato consente alle parti di scegliere una sede neutrale, oltre alle norme di procedura e la lingua che saranno applicate dal tribunale.
  • I lodi arbitrali sono immediatamente esecutivi ai sensi della Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali.
  • Le parti ottengono una risoluzione globale della controversia senza necessità di contestare controversie simili nelle singole giurisdizioni.
  • Le parti e gli arbitri sono liberi di scegliere la procedura che meglio si adatta al caso concreto, senza essere vincolati dai rigidi e lenti procedimenti delle corti nazionali.
  • Le parti possono scegliere arbitri con esperienza nella materia oggetto di controversia e appartenenti a specifici settori del diritto.
  • Ai sensi del Regolamento di Arbitrato ICC, le parti possono chiedere misure provvisorie ai tribunali nazionali nonostante il procedimento arbitrale in corso.

Le imprese che vogliono approfittare dei vantaggi offerti dall’arbitrato nelle controversie in materia di proprietà intellettuale, dovrebbero valutare i seguenti aspetti.

  • Inserire nel contratto principale una clausola arbitrale ex ante, ad es. la Clausola Arbitrale ICC
  • Scegliere la sede dell’arbitrato in un Paese che sia dotato di una legislazione favorevole all’arbitrato e che sia parte della Convenzione di New York.
  • Garantire che i provvedimenti provvisori o cautelari ingiuntivi siano accessibili anche prima dell’inizio dell’arbitrato scegliendo regolamenti arbitrali che, come il Regolamento di Arbitrato ICC [2017/2021], prevedono la concessione di misure provvisorie da parte del tribunale arbitrale e di provvedimenti d’urgenza, anche prima della costituzione del tribunale
  • Prevedere una disposizione espressa di riservatezza che copra il procedimento arbitrale, i documenti relativi all’arbitrato e il lodo arbitrale. L’arbitrato consente di tenere privati e confidenziali il procedimento arbitrale e la relativa decisione.

Mediazione

La mediazione è di norma un procedimento volontario. che consente alle parti forme alternative di risoluzione delle controversie.

Il mediatore assiste le parti nell’individuare i punti di accordo e disaccordo, esplora soluzioni alternative e valuta possibili compromessi con l’obiettivo di raggiungere un’intesa che sia reciprocamente soddisfacente. Tuttavia, i mediatori non possono emettere decisioni vincolanti e arbitrali, ma assistono le parti nel raggiungere una soluzione che sarà poi contrattualmente vincolante.

Le parti possono negoziare una soluzione in conformità alle loro esigenze attuali e future nonché sulla base dei loro interessi commerciali, finanziari, relazioni commerciali future, concorrenza, reputazione e valore di mercato.

Le parti possono anche decidere di avviare un procedimento di mediazione a controversia iniziata, o quando hanno già avviato un’altra procedura di risoluzione della controversia come l’arbitrato o il contenzioso.

L’alto tasso di successi di procedimenti di mediazione evidenzia la buona probabilità di risolvere una controversia tramite tale procedura, in qualsiasi fase del procedimento.

La mediazione in materia di proprietà intellettuale può essere particolarmente appropriata in situazioni in cui è importante che la controversia resti confidenziale e che il rapporto commerciale tra le parti sia preservato o ulteriormente accresciuto - per esempio, attraverso accordi di licenza. Inoltre, la mediazione rappresenta un’alternativa economica, efficiente e veloce rispetto ai procedimenti legali come il contenzioso o l’arbitrato.

 Le parti della mediazione — nella maggior parte dei casi — eseguiranno direttamente quanto risultato dalla mediazione, senza che vi sia necessità di ulteriori procedure di riconoscimento exequatur. Questa caratteristica risulta essere di grande vantaggio in una controversia internazionale di PI in cui possono essere coinvolti molti Paesi.

Fonte: Roadmap della proprietà intellettuale - Camera di Commercio Internazionale (ICC)

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